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STJ firma tese que delimita a competência da Justiça Estadual em ações de abstenção de uso de marca e trade dress por violação.

March 1, 2018 / Blog, Case Comment, Portuguese

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido no Resp 1.527.232/SP, julgado em 17/12/17 e publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 05/02/18, firmou tese que confirma a competência da Justiça Estadual para julgas ações envolvendo questões de concorrência desleal, mas que determina que esta é incompetente para decretar abstenção de uso de marca que estiver validamente registrada pelo INPI.

De acordo com o posicionamento proferido pelo Relator Min Luiz Felipe Salomão “é de competência da Justiça Estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marca, desenho industrial e patente; perdas e danos; concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela; busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e à ação penal. E também as ações para anular ou retificar registros de empresas procedidos pela Junta Comercial. Igualmente, não se descarta a possibilidade de ser dirimido, pela própria justiça estadual, eventual conflito contratual acerca de licenciamento ou cessão de marca”.

Entretanto, como também entendeu o Relator, a Justiça Estatual não tem competência para determinar abstenção de uso de marca validamente registrada pelo INPI.

Segundo discutido na decisão, o entendimento do STJ no sentido da incompetência da Justiça Estadual para julgar a validade de marca registrada pelo INPI, mesmo que de forma incidental, em sede de ação de violação, vem sendo reiterado em diversos acórdãos proferidos pela Corte, não sendo discussão nova, nem controversa (RESPs 1.189.022/SP; 1.188.105/RJ; 1.281.448/SP, AgRg no RESP 254.141/SP).

Entretanto, não obstante o posicionamento acima, o Relator esclarece que ainda “são numerosos os precedentes examinando acórdãos da justiça estadual, em que fora determinada ao titular a abstenção de uso de marca registrada no INPI”. Isto é, independente dessas decisões proferidas pela Justiça Estadual discutirem ou não diretamente a validade da marca registrada em conflito, fato é que muitas das decisões acerca do tema proferidas por este órgão ainda determinam a abstenção de uso de marca validamente registrada pelo INPI.

Expondo o seu entendimento o Relator argumentou que “uma vez que do registro efetuado pela autarquia federal (INPI) decorre o direito de uso da marca, a imposição de tal abstenção é consectário lógico da nulidade”, só podendo, assim, impor tal abstenção a Justiça Federal, que é o órgão competente para julgar a validade ou nulidade dos atos emanados pelo INPI. Aduziu, ainda, – utilizando-se de trecho extraído da manifestação da CNI, amicus curie no processo – que entender de outra forma geraria a “a esdrúxula situação de uma das partes – seja ela o autor ou o réu – ser titular de um título de propriedade concedido pelo Estado, título este válido e legítimo, visto que não foi anulado por juiz competente, mas não poder usá-lo devidamente”.

Assim, visando estabelecer posicionamento delimitando a competência da Justiça Estadual em questões envolvendo direitos marcários e para-marcários, em razão dos reiterados recursos questionando a legitimidade da Justiça Estadual em determinar a abstenção de uso de marca registrada, Segunda Seção do STJ, por meio do voto do Relator Min. Luis Felipe Salomão, firmou seguinte tese para efeito de recurso repetitivo, tese 950 do STJ:

“As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.”

Decisão acessível na base Darts-IP pela referência: br-STJ-0191861 57.2009.8.26.0100_20171213

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