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中国专利权敲诈第一案:正当维权 or 恶意诉讼?

十一月 13, 2019 / Blog, Case Comment, Chinese
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近期一桩专利侵权案因其发生在被诉侵权人上市前夕的敏感时间段,引发了业界关于“专利权人的行为究竟属于正当维权还是敲诈勒索”这个话题的热烈讨论,本文将通过全面介绍判决书((2018)沪0115刑初3339号,Darts-ip案号:darts-344-636-H-zh)中的审理要点,为大家综合评价本案提供参考。

背景

公诉机关(上海市浦东新区人民检察院)向上海市浦东新区人民法院指控李兴文利用其经营公司名义申请的专利,向法院提起专利权纠纷诉讼,以诉讼影响企业生产经营、上市、 融资等为要挟,与被诉方签订专利实施许可合同、和解协议等,迫使对方支付钱款,换取撤诉。以下为公诉机关指控的事实:

  • 第一节事实

A)2017年3月-7月,李兴文以其经营的科斗公司名义在掌阅公司首次公开募股阶段多次对其提起专利侵权诉讼,涉案专利号为ZL201010523284.4。掌阅公司被迫和科斗公司签订专利实施许可合同,并在合同中约定取得对该公司持有或控制的所有专利权、专利申请权的授权许可使用。掌阅公司以专利实施许可费名义支付科斗公司人民币80万元,后实际支付人民币50万元。

B)2017年7月底,李兴文虚构科斗公司将拥有的第ZL201010523269. X 号专利独家许可给己由其实际控制的步岛公司(法定代表人:李兴武)的知识产权许可合同,以步岛公司名义,向北京知识产权法院起诉掌阅公司侵害该项专利权,并向中国证券监督管理委员会举报。掌阅公司再次被迫和步岛公司签订纠纷解决协议,以和解费名义支付步岛公司人民币 80 万元, 后实际支付人民币10万元。

  • 第二节事实:2017年10月,李兴文以本星公司名义,在盈趣公司处于深圳股市主板上市进程期间,以盈趣公司侵害其实用新型专利权为由,向厦门市中级人民法院提起诉讼,并向证监会举报。盈趣公司被迫与本星公司签订和解协议,支付人民币8万元。
  • 第三节事实:2015年-2017年,李兴文以科斗公司名义,在古北公司处于融资阶段期间,多次以古北公司侵害其专利权为由,向上海知识产权法院提起诉讼,并向淘宝等网上购物平台投诉,造成古北公司产品下架。古北公司被迫和科斗公司签订专利实施许可合同,支付人民币25万元。
  • 第四节事实:2015年-2016年,李兴文以科斗公司名义,起诉鸿雁公司侵害其专利权。鸿雁公司被迫和科斗公司签订专利实施许可合同,支付人民币5万元。

 

法院判决

关于第一节实得50万元的事实、及第二、三、四节事实是否构成敲诈勒索罪的问题

要准确对行为是否构成敲诈勒索罪进行判定, 既要审查行为人是否具有非法占有财产的目的, 又要准确把握获取财产的行为是否采取威胁、恐吓手段。

  • 从主观方面来讲,现有证据只能认定被告取得的款项系专利许可费,无法准确认定被告主观上具有非法占有目的。

从权利基础来讲,涉案专利系合法有效的专利,缺乏证据表明被告系通过抄袭、骗取、窃取等非法手段取得这些专利权。

另外,法院还提到,“不能因为被告人李兴文提起诉讼或者协商的时间系相关单位处于准备上市或者融资的敏感节点,就认定李兴文对涉案钱款具有非法占有目的”。

  • 从客观方面来讲,被告是通过诉讼或者和解协商方式提出侵权赔偿款索求,虽然不能排除为了宁事息人、诉讼成本等因素考量下私法自治行为存在的可能,但不能证实相关单位同意支付相应款项完全是由于受到胁迫,意志遭受控制下所为。

因此,法院认为被告的上述四节事实不构成敲诈勒索罪。

 

关于第一节实得10万元的事实是否构成敲诈勒索罪

  • 从主观方面来讲,两名被告李兴文、李兴武恶意串通,虚构倒签的独占许可合同,目的是引起法院或者证监会对“步岛公司拥有该专利的独占使用权,并且不受先前普通许可合同约束”的错误认识, 试图使掌阅公司有权使用第 X 号专利的抗辩不能成立。上述行为的本质就是两被告人恶意串通签订损害第三方利益的合同进而勒索被害方钱款的行为。
  • 从客观方面来讲,两名被告人在被害单位即将上市交易的关键时期, 通过制造虚假许可合同在法院提起诉讼,又以相关诉讼为依据提起举报, 层层加码施压,客观上给被害单位造成某种程度上的心理压力和恐惧。本案被害单位交出财物,完全是基于推迟上市带来损失和风险的不确定性、 不可预见性等恐惧心理, 明知行为系以举报为要挟讹诈, 也只能在一定程度被迫屈从的情况下处分自己的财产。因此, 被告人的多种手段行为具有明显的威胁和胁迫特征, 符合敲诈勒索罪的犯罪构成。

因此,法院认为被告第一节实得10万元的事实构成敲诈勒索罪。

 

解读

本案被告利用其申请的未实际使用的专利寻找在实际生产经营中使用了与其相似专利的单位,通过诉讼手段达成专利许可协议,并获得相应钱款。这一行为与NPE(非实施主体)颇为相似。虽然被称为“专利流氓”的NPE广受非议,但是在现今的法律体系下,通过诉讼进行专利维权的行为无可厚非。上海市浦东新区人民法院对第一节实得50万元的事实、及第二、三、四节事实是否构成敲诈勒索罪的判定再次证实了这一点,并进一步强调,不能因为提起诉讼的时间敏感性就认定为犯罪。

本案真正存在争议的地方在于第一节实得10万元的事实是否构成敲诈勒索罪。法院基于敲诈勒索罪的构成要件,从主观是否具有非法占有为目的,以及客观是否采用了威胁胁迫手段等方面进行了分析。值得一提的是,被告的辩护词(darts参考号:darts-344-637-H-zh-2)指出“李兴文既有合法的权利基础,也有倒签日期的在先许可,最后是基于混合因素达成的赔偿,不存在起诉书所主张的就是通过一个倒签日期的在先许可进行诉讼举报。在这种混合因素的情况下,应该做对被告人有利的认定”,但上海市浦东新区人民法院未对此作出回应。我们将密切关注该案在二审法院的进展。

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