PERÚ-LA INVOCACIÓN DE UN MEJOR DERECHO COMO MECANISMO DE DEFENSA EN UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN.

by | Jun 1, 2018

De acuerdo con el artículo 238 de La Decisión 486 de la Comunidad Andina, cualquier titular de un derecho amparado podrá solicitar la protección ante la autoridad nacional competente por una infracción en su contra, sin embargo, el acusado de infringir el derecho tendrá la posibilidad de presentar defensa en virtud del debido proceso y el derecho de contradicción, en este contexto la Corte Superior de Justicia de Lima responde a la siguiente pregunta:

¿En un procedimiento por infracción de derechos a la Propiedad Intelectual (uso indebido de una marca de servicio de transportes) puede haber pronunciamiento respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada, cuando dicho argumento constituye la defensa principal del denunciado para acreditar la inexistencia de dicha infracción?

Los hechos fueron los siguientes, la empresa de Transporte El Arca de Noe S.A., es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la figura de un bus (sin reivindicar), inscrita según Certificado N° 394394 para distinguir servicios de la Clase 39 de la clasificación Intencional de Niza, quien tras considerar la vulneración de sus derechos, interpuso una acción de infracción en  contra la empresa Transportes Treintitres S. A., quién presuntamente venÍ    a usando en sus unidades de transporte los colores característicos de la marca registrada induciendo a confusión al público consumidor.

Como respuesta, la empresa Transportes Treintitres S. A. sostuvo la indebida valoración probatoria de los medios al tiempo que argumento la existencia de un mejor derecho sobre la marca, a lo anterior la Corte superior de Justicia de Lima contestó:

“Debemos tener presente, que el objetivo perseguido por el denunciante al presentar una acción por infracción es obtener de la autoridad competente un pronunciamiento en el que se determine si los hechos denunciados son o no constitutivos de infracción en contra de los derechos de propiedad industrial conferidos por el registro de la marca base de la denuncia. En consecuencia, al resolver la controversia la autoridad competente no debe pronunciarse respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada ni determinar la validez del acto administrativo que concedió el registro marcario base de la acción por infracción.”

Para posteriormente afirmar:

“Lo relacionado al mejor derecho de uso puede ser objeto, por ejemplo, de una nulidad de registro tal como ya lo han señalado tanto el Tribunal del INDECOPI como el Juzgado.”

Conclusión.

La existencia o inexistencia de un mejor derecho de uso sobre una marca que es base en un proceso de infracción resulta irrelevante al momento de contestar las pretensiones del demandante, sin embargo, la Corte Superior deja disponibilidad del demandado la presentación de una acción de nulidad contra el registro de la marca base, por ello se recomienda presentar la discusión de un mejor derecho mediante la acción de nulidad al tiempo que se contesta las pretensiones de infracción con otro tipo de argumentos, buscando así suspender el proceso principal de infracción hasta que se determine la veracidad de dichas afirmaciones.

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