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Perú-Indecopi: La prueba de uso en la adquisición de una marca

January 28, 2018 / Blog, Case Comment, Spanish
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Una marca es cancelada, en palabras del TJCA*, cuando omite poner a disposición del público los bienes que identifica de acuerdo con su naturaleza y forma de comercialización, con ello se busca prevenir el registro de marcas de defensa o de reserva que limiten el abanico de posibilidades a disposición de los competidores e incentivar el uso del signo en el mercado para que cumpla su función primordial de distintividad.

Para demostrar el uso de una marca en el mercado el artículo 165 de la Decisión 486 estableció un deber de uso durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación, la cual además no podrá adelantarse antes de los tres años contados a partir de la fecha del registro, sin embargo, surge un interrogante en los casos de adquisición de marcas ya registradas y es: ¿Desde cuándo debe acreditar el uso el nuevo titular?, desde el día que consolidó la transferencia o desde los tres años anteriores a la solicitud de cancelación a pesar de que la marca no se encontraba en su poder.

Dicho caso se suscitó en Perú**, cuando el 24 de junio de 2013, Volvo Truck Corporation (Suecia), solicitó ante el INDECOPI la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación TORKE, registrada a favor de Saga Falabella S.A. (Perú), la particularidad del caso recae en que la marca TORKE fue adquirida mediante contrato de transferencia recién el 4 de enero de 2013, por lo que la empresa demandada alegó que sólo a partir de ese momento resultaba razonable acreditar su uso, pues le era imposible acreditar un uso anterior debido a que se encontraba en manos de otro titular.

Frente a los hechos, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, expidió la Resolución N˚ 01052016, donde aclaró que el adquiriente asume la carga de probar el uso propio y del anterior titular por lo que el plazo de tres años no se cuenta ni vuelve a iniciar desde el día de la transferencia, ya que “ (…) por el acto de transferencia se transmiten los derechos y obligaciones del anterior titular, aun cuando la marca haya sido adquirida un día antes de que venza el plazo establecido en la ley para que se acredite su uso. Lo contrario significaría dejar abierta la posibilidad de que el titular de la marca que no la utilizó durante tres años consecutivos pueda – mediante transferencias a terceros – burlar la finalidad que la norma persigue.”3. En consecuencia la marca fue cancelada al no cumplir con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486.

CONCLUSIÓN

En Perú el INDECOPI sostiene que la transferencia de un signo no interrumpe ni renueva el periodo de uso de una marca, en ese sentido, ante un proceso de adquisición es recomendable, i) Analizar si el signo ha sido usado efectivamente en el mercado de acuerdo a la ley y las reglas jurisprudenciales colocándose en la posición del ente registrador; ii) Solicitar el acervo probatorio necesario para demostrar el uso anterior a la transferencia; y iii) Negociar el bien tomando como aspecto relevante la solidez y amplitud de las pruebas que acrediten su uso. Finalmente, de no existir prueba resultaría más conveniente esperar el cumplimiento de los requisitos para solicitar la cancelación, pues de poco sirve adquirir un bien inmaterial con un destino definido por acciones ajenas que difícilmente podrán corregirse dependiendo de la naturaleza del bien o del tiempo que se tenga antes de la solicitud de cancelación.

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 450-ip-2015. (5, Abril, 2017). M.P. Hernán Romero Zambrano.
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual. RESOLUCIÓN N° 0105-2016/TPI-INDECOPI. EXPEDIENTE N° 537615-2013/DSD. Referencia en Darts-IP, PE-indecopi-0105-2016-SPI_20160113. Referencia de Decisión: 3925709

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