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La marca notoria y el hecho notorio en Latinoamérica

March 12, 2019 / General, Spanish

¿Existen marcas “super” notorias que no necesitan prueba de notoriedad?, preguntaba un panelista de ASIPI Panamá en relación a la jurisprudencia de la EUIPO. Esta pregunta significa indagar si existe una equiparación entre la marca notoria y el hecho notorio.

El hecho notorio deriva del principio “notoria non egent probatione” por el cual se exoneran de prueba circunstancias que entran naturalmente en el conocimiento, cultura e información normal de los individuos relacionados con un lugar o círculo social determinado; como definiera el procesalista Juan Eduardo Couture. El principio de que lo notorio no requiere prueba es ampliamente acogido en nuestra tradición de derecho continental; principio que de cualquier modo se entiende como una prerrogativa exclusiva del juez y cuyo fundamento es claro: se trata de hechos cuya realidad puede conocerse por una actividad distinta a la probatoria sin que ello suponga una merma al debido proceso.

Reiterada jurisprudencia de la EUIPO dictamina que nada previene al sentenciador tomar en cuenta hechos que sean notorios: “aquellos que pueden ser conocidos por cualquiera o que pueden ser aprendidos de fuentes generalmente accesibles” (T-185/02 del 22/06/2004). En estos términos encontramos dos casos paradigmáticos de la la Sala de Recurso de dicha corte.

En primer lugar, el caso R 235/2006-2 donde marcas “MAN” y variantes fueron opuestas a una solicitud de marca comunitaria “SUPERMAN”. El solicitante alegó la inconfundibilidad en base a su notoriedad y la corte efectivamente respaldó dicha posición señalando que “el hecho de que “SUPERMAN” es un personaje reconocido (“well-known”) es un hecho reconocido (“known fact”), que no necesita prueba”.

A su vez, el caso R 554/2008-2 que corresponde a la oposición presentada por Nike contra la marca mixta “NICKOL”se hizo valer efectivamente esta institución como prerrogativa del sentenciador, precisando incluso que “si la evidencia presentada por el oponente fuera evaluada estrictamente, podría ser considerada insuficiente en circunstancias normales” y que sin perjuicio de esta deficiencia probatoria la corte podía y debía considerar hechos notorios. La Sala terminó resolviendo que “ignorar la reputación de una marca como “NIKE” sería ignorar algo que probablemente es altamente reconocido por el consumidor de zapatos y ropa deportiva. es, de hecho, de conocimiento común que dicha marca es sin lugar a dudas una marca muy famosa para esos productos en la mayoría del mundo”.

En el panorama Latinoamericano, podemos ver en Argentina la causa caratulada “BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC C/ ATLANTIC INDUSTRIES” del Juzgado Civil Y Comercial Federal, quien se pronunció sobre el cese de oposición presentado por el solicitante de la marca “KRUSH” (clase 34) en relación a las marcas “CRUSH” (clases 32 y 33).

El sentenciador resolvió que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas e implica dos elementos: el conocimiento masivo del signo y la asociación espontánea que hace la gente entre el signo y el producto. Asimismo, para que haya notoriedad, la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto y finalmente estableció que el hecho notorio está excluido de la actividad probatoria y que acontece cuando estos son conocidos y tenidos como verdaderos por la generalidad de las personas de mediana cultura. Sentadas estas premisas, el juez dictaminó que “no cabe sino concluir que la marca “CRUSH” goza de ese grado de conocimiento masivo por el público consumidor que la configura como tal, pues lo cierto es que tiene un importantísimo poder distintivo y goza de extendido conocimiento en el público consumidor en materia de bebidas, aplicado –especialmente- a gaseosas”. La decisión fue confirmada en apelación.

En Chile, se resolvieron diversas causas con oposiciones cruzadas entre Formula 1 Licensing y HDI Seguros por las marcas “FORMULA 1” vs “FORMULA UNO”, mixtas, en diversas clases. En primera y segundo instancia se aceptó la coexistencia de las marcas al tener por no probada la notoriedad de la marca “FORMULA 1”. Sin embargo, en sede de casación (véase Rol 8036-2015) la Corte Suprema también invocó doctrina sobre el hecho notorio y pasó a referir que la marca “FORMULA UNO” “por su sola mención hace rememorar competencias de automóviles de determinadas características y de renombradas escuderías, conducidos por también famosos competidores, que cada cierto tiempo son noticias (…) de suerte que no falta ser un entendido en deportes o en ingeniería automotriz, para conocer, grosso modo, en qué consiste “Fórmula Uno”, y (…) su estrecha relación con los automóviles”. Por lo que: “al no tomar en consideración estas prevenciones que fluyen del acervo comúnmente conocido y concluir el fallo impugnado que el oponente no acreditó la notoriedad que alega (…) es una decisión que aparece incompleta desde la perspectiva del derecho marcario”, revocando las decisiones previas.

Por su parte, en la Comunidad Andina apreciamos un cambio jurisprudencial. Primero se negó la posibilidad de equiparación del hecho notorio a la marca notoria de forma explicita en la Interpretación Prejudicial 185-IP-2006 al señalar que “a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba” y que en conclusión “la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega”.

A partir de la Interpretación Prejudicial 24-IP-2016 el Tribunal Andino pasó a precisar las diferencias entre marca notoria y marca renombrada señalando que “a diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan (…) la marca renombrada”; dando como ejemplos las marcas Coca Cola, Toyota, Facebook y Google y sentenciando que “la marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio”.

En conclusión, a partir de los casos reseñados, apreciamos una equiparación del hecho notorio a la marca notoria en la jurisprudencia latinoamericana en una línea similar a la europea; no se trata de que la notoriedad no requiera prueba si no que el hecho notorio viene a suplir o complementar la actividad probatoria de la parte a discreción del juez. En estos casos, la aplicación del hecho notorio se circunscribe a la asociación generalizada de un signo determinado a un producto o servicio determinado en un consumidor medio.

Sin perjuicio de ello faltan mayores investigaciones doctrinales que, como lo hace el Tribunal Andino, distingan marcas notorias de marcas reputadas o renombradas y que, además, den cuenta de los límites y condiciones de posibilidad de esta equiparación; con el fin de no lesionar garantías procesales ni tampoco caer en una mera homologación lingüistica de dos instituciones legales cuya historia, evolución y finalidad son totalmente disímiles.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en la edición N° 72 de Marcasur (Febrero -2019)

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