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결합발명에 의한 진보성 판단에서 한국과 유럽의 차이점

February 11, 2020 / Blog, Case Comment, Featured Author, Korean
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진보성요건은 발명의 특허성 요건 판단에 있어서 가장 많이 논의되는 요소로서 그 내용이 중요하다. 통상의 기술자의 관점에서 선행기술로부터 출원발명을 자명하게 도출할 수 있는지의 여부를 따진다는 점에서 한국과 유럽은 기본적으로 같은 개념을 가지고 있다. 하지만 진보성 판단의 세부 기준 중 하나인 선행기술의 결합으로 출원발명의 진보성을 판단하는 데에는 한국 특허청(이하 KIPO)과 유럽 특허청(이하 EPO)의 차이가 다소 존재한다. 실제로Darts-ip 데이터베이스에 의하면, 2019년 KIPO에서 심사된 전체 판결문 중에서 약8%가 결합발명(combination of invention)을 논의하며 진보성을 판단하는 반면에, EPO에서는 약1%의 판결문 만이 결합발명(combination invention/juxtaposition)을 언급하고 있다.[1]

왜 이런 차이가 나는 것일까? 일단 특허심사실무에서 차이가 난다. 먼저 KIPO에서 출판된 특허실용신안심사기준2019에 따르면, 결합발명의 진보성 판단을 위한 기준으로 여러가지를 가능성을 명시하고 있는데, 그 중 하나로는 “결합에 대한 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 선행기술에 그대로 교시되어 있는 경우 뿐만 아니라 발명이 이루고자 하는 기술적 과제의 성질 그 자체에 내재되어 있는지 또는 통상의 기술자가 가지는 기술상식이나 경험칙 내에 포함되어 있는지를 종합적으로 판단하여 결정하도록 한다”. 이처럼 심사매뉴얼에도 직접적으로 언급되었듯이KIPO는 진보성 판단에서 선행기술결합의 용이성을 파악하는 경우가 종종 있다.

이에 대한 한국의 최신판례로 특허심판원 2019.11.27선고2019원859를 살펴보면, 특허권자(청구인)가 비교대상발명1과 2의 목적이 달라 결합이 용이하지 않다고 주장한다. 이에 심판원은 “비교대상발명 1,2는 앞서 살핀 바와 같이 한 종류의 전해질염을 사용함에 따른 문제점을 해결하기 위해 2종 이상의 전해질염을 혼합물로 사용하는 공통점을 갖고 있을 뿐만 아니라, 비교대상발명 1의 전해질염의 조합은 이 사건 출원발명의 실시예 3과 동일하고, 비교대상발명 2의 조합은 이 사건 출원발명의 실시예 2와 동일하므로, 비교대상발명 1,2는 그 목적이 달라 결합이 용이하지 않다는 청구인의 주장은 이유 없다”라고 판결하였다. (darts-993-496-H-ko)

이와 비교하여, EPO에서는 접근방법이 다소 다르다. 통상적으로 3가지 단계를 거치는 문제해결접근법(Problem-Solution Approach, PSA)[2] 및 가능성/당위성 접근방법(Could/Would Have Been Approach)을 주요 판단기준으로 사용한다. EPO의 심사지침서[3]에 결합발명을 언급하고 있지만, 앞서 언급한 문제해결접근법으로부터 도달한 결합의 가능성을 이야기한다. 뿐만 아니라, 각 구성들의 유기적이고 의미 있는 ‘조합(combination)’과 각 구성들의 독립적인 단순결합인 ‘주합(aggregation)’을 구분하며 다음과 같이 ‘시너지 효과’를 강조한다.

일련의 기술적 특징들은, 특징들 사이의 기능적 상호작용이 각각의 효과들의 총합보다 큰 화합된 기술적 효과를 달성한다면 특징들의 조합으로 간주된다. 다시 말해, 개별 특징들의 상호작용이 시너지 효과를 만들어내야 한다. 그러한 시너지 효과가 없다면, 단순한 특징들의 주합 이상은 아니다”  

관련된 유럽의 최신판례를 살펴보자. EPO의 이의신청부(opposition division) 2019.10.31선고 특허EP2968302에 대한 진보성 평가에서 “…통상의 기술자가 TM5에 혼합물2를 첨가하여 시너지 효과 뿐만 아니라, 항바이러스 활동도 개선될 것으로 기대한다는 것은 자명하지 않다…(중략)…해결되어야 할 문제의 공식화에서 시너지효과를 고려하지 않았다고 하더라도, 인터페론이 없는 상태에서 모든 유전자형에 효과적인 것 (pangenotypic effect)은 여전히 놀라운 성과이다. 따라서 본 발명의 화합물을 결합하는 것은 자명하지 않다” 라고 판단했다. (darts-993-909-H-en)

KIPO의 심사매뉴얼에서도 결합발명에서의 EPO와 유사하게 다음과 같이 ‘시너지 효과’를 언급하고 있긴 하지만, 일부분이며 반드시 언급해야 하는 의무적인 사항은 아니다.

주지관용기술을 다른 선행기술 문헌과 결합하는 것은 통상 용이하다고 본다. 다만, 결합되는 기술적 특징이 당해 기술분야에서 주지관용기술이라고 하더라도 다른 기술적 특징과의 유기적인 결합에 의해 더 나온 효과를 주는 경우에는 그 결합은 자명하다고 할 수 없다.

이처럼 같은 진보성 판단에 대한 각국의 접근차이가 확연히 존재한다. KIPO에서는 결합발명에 대한 진보성판단 기준을 더 넓은 시각으로 보는 반면에, EPO에는 두 결합발명의 시너지효과를 강조하며 다소 제한된 시각으로 본다. 특허 출원 시 각국의 특허심사형태를 잘 이해하고 전략적으로 행동한다면 양질의 특허권을 획득할 수 있는 지름길일 것이다.

 

[1] 검색기준: 각 KIPO/European Instance, 2019년1월1일부터 2019년 12월31일까지의 판결문 (Decision&order), 분석이 안된 판결문이 포함될 수 있음에 따라 실제로 오차가 있을 수 있음

[2] 각 단계는 다음과 같다.

1) 최근접 선행기술(closest prior art)을 결정하는 단계,
2) ‘객관적인 기술적 과제(objective technical problem)를 설정하는 단계
3)최근접 선행기술과 객관적인 기술적 과제에서 출발하여 출원발명이 당업자에게 자명했었을 것인지를 고려하는 단계

[3] Guideline for Examination, 2019년 11월 발간

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Author : 박지연

박지연은 한국 숙명여대에서 화학 및 생명과학을 전공하였고, 졸업 후 한국특허청과 특허심사업무를 하다가, 네덜란드로 넘어가 마스트리흐트 대학교(Maastricht University)에서 지식재산학전공(특허)으로 석사학위를 받았다. 현재에는 Darts-ip에서 한국특허분석, 감독 및 매니지먼트, 또는 마케팅업무와 특허관련 블로그 글을 쓰는 등 다방면의 일을 맡고 있다.

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