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Breve estudo da evolução interpretativa do art. 32 da lei da propriedade industrial e dos desafios atuais na aceitação de emendas após o requerimento de exame de pedidos de patente

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Patente. Processamento. Emendas. Artigo 32 da LPI. Interpretação.
O presente trabalho não visa esgotar tema tão complexo da área de Patentes, porém propõe um diálogo entre o marco regulatório da aplicabilidade de emendas a pedidos de patente, após o requerimento de exame, e as dificuldades atualmente encontradas por aquele depositante que pretende fazer valer seu direito.

 

RIO DE JANEIRO 2019

A proteção por patentes, sem sombra de dúvidas, se trata de uma das garantias mais importantes em qualquer ordenamento jurídico que se preocupe com a devida retribuição àqueles que contribuem de alguma forma para a evolução tecnológica, com uma boa regulação de seu mercado interno, bem como com o próprio desenvolvimento de um país.

De pronto, verifica-se a assunção dessas responsabilidades pelo Brasil, o qual, em um dos incisos do artigo mais importante de sua Constituição Federal, dentre garantias de direitos fundamentais, estabelece (no art. 5°, inciso XXIX) que criará Leis que assegurarão aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Se, em uma análise bastante básica, um pedido de patente revela uma invenção, e, ao mesmo tempo, a nossa Constituição assegura o direito à sua proteção no mesmo patamar de outras garantias fundamentais de nosso sistema jurídico[1], não é de surpreender que um pedido de patente seja obrigado a seguir um grande número de regras de processamento administrativo, com ônus bastante pesados não somente para o depositante que deseja atingir a obtenção do privilegio, como também para o Examinador que precisa exteriorizar o motivo pelo qual uma patente pode ou não ser concedida.

Não por outro motivo, a nossa atual Lei regente da matéria, a Lei n. 9.279/96 (a Lei de Propriedade Industrial, ou LPI), dedica uma Seção inteira (“Do Processo e do Exame do Pedido”), e mais sete artigos (Arts. 30 a 37), subdivididos em catorze incisos e parágrafos, de forma a traçar fronteiras no caminho que deverá seguir um pedido de natureza patentária, isto é, de forma a regrar o processamento administrativo que obrigatoriamente deverá pautar a concessão de uma patente, ao final.

Um dos pontos fulcrais da ordem cronológica que deve seguir esse regramento procedimental – que, como já visto, ultrapassa o interesse direto do interessado, dialogando com o próprio desenvolvimento social e tecnológico do país – é o requerimento do exame. Conforme se extrai do Art. 33 da LPI, trata-se do momento em que o depositante manifestará formalmente sua intenção de ter o corpo técnico do escritório competente movimentado, evidenciando que, até que se demonstre o contrário por quem de Direito, aquela invenção (ou, de uma forma mais genérica, aquela solução encontrada), se diferencia do estado da técnica e deve ser analisada (sem prejuízo do rol de documentos do Art. 34 e incisos[2] da LPI).

Considerando a complexidade envolvida, o legislador, sabiamente, houve por bem não deixar de fora a possibilidade do interessado (representado por terceiro, seu procurador, que responde pelos atos daquele perante o INPI, mas que também possui liberdade garantida por sua prerrogativa técnico-profissional[3]) revisar o pedido de patente como depositado e, eventualmente, querer emendar (ou, em linguagem mais simples, customizar, editar, otimizar) o quadro reivindicatório de maneira que lhe parecesse mais conveniente.

Porém, de forma alguma puderam deixar de ser observadas regras fulcrais ligadas tanto aos requisitos de patenteabilidade, quanto a produtividade e isonomia a serem observadas ao INPI.

Acrescente-se que os sistemas patentários em geral – sem exceção do brasileiro – se estruturam a partir de uma preocupação central, que é a proteção da matéria revelada no relatório descritivo do pedido de patente[4]. Ora, é no acesso direto a tal relatório que se fixa a precedência da invenção e se define a titularidade do direito de propriedade intelectual. Daí decorre outro objetivo muito claro dos sistemas patentários: proteger todos os conteúdos possíveis extraíveis da matéria revelada[5], razão por que se permite a alteração, mediante divisão ou acréscimo, do quadro reivindicatório do pedido de patente, mesmo após a realização do depósito.

Foi justamente com a intenção de impor uma limitação temporal à possibilidade de alteração unilateral do quadro reivindicatório do pedido de patente, mas, ao mesmo tempo, respeitar a máxima de que merecem proteção todos os conteúdos extraíveis de uma matéria revelada via pedido de patente, que foi positivado o Art. 32 na LPI, dispondo que “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”.

Por “alteração unilateral” entenda-se a obrigação legal de o INPI receber alterações propostas por iniciativa do depositante até o requerimento de exame, em contraste com a possibilidade – que entendemos existir durante qualquer fase do exame – do depositante propor alterações, cuja aceitação, porém passa a ser prerrogativa do examinador. Ressalta-se, desde já, que a hipótese de divisão do pedido de patente, nos termos do Art. 26, é totalmente diferente neste aspecto.

É justamente sobre tal dispositivo legal, o Art. 32, que o presente trabalho visa tratar, propondo um diálogo entre o marco legislativo de sua criação e as diferentes interpretações que o artigo possui nos dias atuais (depois de mais de 20 anos de sua vigência e aplicação no bojo da LPI), ainda demarcando o que ainda é objeto de discussão judicial, de forma a demonstrar a importância da escolha das limitações sublinhadas acima na gestão positiva de um Sistema de Patentes harmonioso.

Aliás, no estudo da limitação temporal do Art. 32 da LPI, no tocante a apresentação de alterações voluntárias do pedido de patente, deve haver diálogo com o que dispõem os Arts. 35 e 36 da LPI, inseridos no mesmo capítulo, e que autorizam o próprio examinador de patentes a sugerir, muito além do momento do requerimento de exame, emendas no quadro reivindicatório examinado, sob a forma de exigências.

O que se quer demonstrar, de pronto, é que o dispositivo legal ora em estudo não pode, por si só, elidir que o depositante ajuste seu pedido submetendo alterações “voluntárias” ao INPI após o pedido de exame. Ora, se o próprio examinador pode formalizar uma exigência que signifique redução de matéria protegida, por exemplo (vide Arts. 35 e 36 da LPI), por que o titular do direito não poderia alterar seu próprio pedido?

Considerar tal hipótese significaria, antes de mais nada, impor um pesado e injustificado ônus ao examinador de patentes, já bastante assoberbado com o atual fluxo de pedidos existente no nosso escritório de marcas e patentes. Afinal, seria o examinador, e somente ele, o responsável por adaptar o pedido de exame, e torna-lo mais passível de concessão.

Ora, a possibilidade de emendas deve ser uma via de duas mãos, compartilhada pelo escritório e pelo depositante. Afinal, qual seria o sentido do ordenamento do artigo 36 (para que se intime o depositante a manifestar-se), se o mesmo não poderia adequar ou propor alterações de suas reivindicações para ajustá-las as colocações do INPI?

 

Da comparação do tratamento do tema pelo CPI e do aprimoramento do texto legal 

Antes de iniciar a análise da letra do artigo 32 e suas consecutivas interpretações, é relevante que se relembre que a LPI alterou significativamente o antigo CPI (Lei 5772/71), no que toca ao processamento dos pedidos de patente. Tais significativas alterações podem ser resumidas da seguinte forma:

  • pelo antigo CPI (art. 19, § 3o), as alterações no pedido eram restritas ao inicialmente requerido e não ao inicialmente revelado, diferentemente do que ocorre na Lei vigente;
  • as alterações eram admitidas somente para esclarecer, precisar ou restringir o pedido, não sendo admissíveis as alterações que tivessem como objetivo melhor definir o pedido, como atualmente previsto; e
  • pelo antigo CPI era possível a interferência de terceiros no processamento, seja através de oposições formais, seja através de recurso após deferimento (na atual Lei, terceiros podem somente apresentar subsídios)

De início, veja-se que o termo anterior “inicialmente requerido” (hoje correspondendo a “inicialmente revelado”) era entendido pelo INPI como inicialmente reivindicado – mesmo que, ainda sob a vigência do Código já revogado, o INPI tenha chegado a flexibilizar seu entendimento e admitido que a expressão incluiria qualquer matéria revelada, mesmo no relatório descritivo.

A verdade é que o texto da Lei anterior (“esclarecer, precisar ou restringir o pedido”) claramente limitava o alcance das alterações. O significado de “definir”, hoje empregado, se mostra mais amplo que o significado de “esclarecer” ou “precisar”.

O motivo é bem simples e de ordem linguística: “definir”, segundo o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa – 10ª edição, por Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, significa “determinar a extensão ou os limites de, explicar o significado de expor com precisão, fixar, marcar”. Por outro lado, o termo esclarecer tem uma menor abrangência, como se pode verificar da mesma fonte: “esclarecer: alumiar, tornar claro, elucidar, tornar compreensível, ilustrar”

Ora, ao retirar o termo restringir (constante do revogado CPI), o legislador quis dar um maior alcance para a alteração[6]. O atual emprego do termo definir, permite que se alterem modalidades ou categorias de reivindicações para que as mesmas definam melhor o pedido, isto é, para que as mesmas fixem ou determinem a extensão da proteção para a invenção.

Atualmente, com o emprego do termo “definir a invenção”, o depositante, desde que a invenção esteja devidamente revelada no pedido, estará autorizado a fixar ou determinar seus limites. E, nessa fixação, será até mesmo possível alterar as categorias de reivindicações da invenção, por exemplo de processo para produto ou vice-versa, desde que presentes no relatório[7].

Dessa comparação extrai-se uma latente evolução da legislação. Até porque determinar a extensão ou “definir a invenção” através de novas reivindicações vai bem além de meramente esclarecer ou elucidar o que já estava reivindicado.

Tal evolução é mais facilmente perceptível através de exemplos.

Primeiramente, sob o regime da Lei anterior, em uma interpretação restritiva, poderia o examinador considerar que uma mudança de categoria de reivindicação estaria fora do contexto de “precisar” (empregado na lei anterior), o que não é mais possível com o emprego do termo “definir”, presente na atual Lei.

Além do já exposto, na Lei anterior (CPI), o examinador poderia alegar que o termo “precisar” estaria limitado a uma mesma categoria de reivindicação, isto é, o depositante tão somente poderia “precisar” uma reivindicação pertencente a uma mesma categoria. Ora, “precisar” implicaria em “precisar” algo anteriormente existente (a exemplo de uma reivindicação), dentro do qual estaria permitido trazer maiores detalhes ou clareza.

Portanto, de acordo com o Art. 32 da Lei atual, o depositante, para “melhor definir” sua invenção, ao verificar que suas reivindicações iniciais ferem algum dispositivo legal ou que se encontram mal redigidas (restringindo seus direitos), poderá alterar suas reivindicações visando a adequá-las para receberem a devida proteção.

Portanto, fica claro que, a partir de uma análise sistemática do dispositivo legal em comento com os artigos que o cercam, dentro da seção III aplicável ao regramento do processamento e do exame de pedidos de patentes, houve (i) evolução com relação ao texto da Lei anteriormente vigente no Brasil (o CPI) e (ii) maior diálogo com o comando constitucional no sentido de proporcionar proteção ampla aos autores de inventos.

Como se já não bastasse, e conforme ficará claro ao longo do presente estudo, o novo texto legal também gerou evolução no sentido do afastamento da ideia de que o exame “congelaria” os limites da matéria reivindicada.

 

Da evolução legislativa que culminou com o atual texto do artigo 32 da LPI: como chegamos até aqui

Além do disposto no capítulo anterior, importante que se entenda o caminho legislativo tomado pela LPI, e que culminou com a redação atual do Art. 32 da LPI.

Conforme Mittelbach e Ahlert[8], o projeto de Lei n° 824/91, versando sobre a nova Lei de Propriedade Industrial, foi apresentado à Câmara dos Deputados e publicado no Diário do Congresso Nacional no dia 9 de maio de 1991. O texto original das disposições sobre os desdobramentos e as emendas era o seguinte:

Art. 27. O pedido de patente que apresentar mais de uma unidade de invenção ou de modelo de utilidade ou, ainda, de desenho industrial poderá ser desdobrado em conformidade com os tratados e convenções em vigor no Brasil, desde que:

I – faça referência específica ao pedido original;

II – o pedido desdobrado não exceda à matéria reivindicada constante do pedido original.

Art. 34. Para esclarecer, restringir ou desdobrar o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o término do exame técnico, desde que estas se limitem à matéria descrita anteriormente, para a qual se requer proteção.

 Outro artigo relevante para o presente trabalho, constante do referido projeto, se tratou do artigo 54, parágrafo 2º, do PL nº 824/1991, que previa que a proteção seria limitada aos elementos caracterizantes contidos no pedido divulgado, desde que mantidos quando da expedição da patente. Conforme Antonio Carlos Souza de Abrantes[9], o então deputado Alberto Goldman (PMDB/SP) propôs emenda estabelecendo que a proteção de que trata o referido artigo deveria ser limitada aos elementos inicialmente reivindicados:

o deputado, com a nova redação, procurava evitar a limitação de que a proteção se situasse apenas nos elementos caracterizantes, mas ao contrário, deveria se situar na reivindicação como um todo. No entanto, tanto a emenda como o texto original vedavam a possibilidade de “ireivindicaram-se aspectos da invenção que, apesar de terem sido descritos ou revelados no pedido, por uma mera deficiência de redação, não foram originalmente reivindicados”. O relator Ney Lopes (PFL/RN) em seu substitutivo não acolheu a emenda.

 

No início de 1993, estando o PL 824/91 ainda na Câmara dos Deputados, o recém-empossado Presidente Itamar Franco ordenou aos ministérios competentes a elaboração de um estudo, visando à proposição de um novo texto substitutivo. O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, José Eduardo Vieira, repassou essa incumbência ao INPI que, presidido por Hissao Arita, convocou as associações que militam na propriedade industrial (ABPI, ABAPI e ASPI) para participarem da elaboração do novo texto.

No decorrer daquelas reuniões, o INPI manifestou objeções à obrigação de aceitar emendas apresentadas pelo depositante a qualquer momento após o requerimento de exame, como então se sugeria no PL 824/91, visto que isso poderia criar embaraços ao examinador na hipótese do exame substantivo já ter sido iniciado no momento em que apresentadas emendas.

Nesta situação, o examinador poderia se ver obrigado a interromper o exame, analisar um novo quadro de reivindicações e, possivelmente, até mesmo realizar uma nova busca no estado da técnica para considerar as alterações apresentadas.

Em meados de abril de 1993 abriu-se novo prazo para apresentação de emendas, entre as quais a proposta de substitutivo do governo Itamar, apresentada como emenda nº 10 pelo Dep. Roberto Freire, que não deixou de consignar em suas justificações a contribuição dos especialistas brasileiros na matéria.

A emenda n° 10 propunha que o texto dos artigos 26 e 32 fosse o seguinte:

Art. 26 – O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I – faça referência específica ao pedido original, e

II– não exceda a matéria revelada constante do pedido original.

 

Art. 32 – Para esclarecer ou restringir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento de exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente reivindicada no pedido.

 

De ver-se que a proposta de separação desses dois dispositivos, inclusive no que concerne a temporalidade (até o final do exame vs. até o requerimento de exame), não foi fortuita ou objeto de desatenção. Além da obediência necessária à Convenção de Paris, tanto do ponto de vista da possível interferência no exame – objeto da preocupação do INPI naquela época – quanto do ponto de vista da ciência a terceiros – objeto de preocupação em anos mais recentes – os dois dispositivos têm efeitos distintos e justificam a diferenciação estabelecida pelo legislador.

Pois bem. Na mesma época, o Deputado Ney Lopes elaborou seu terceiro substitutivo, incorporando grande parte do texto proposto pelo Governo, apresentando-o na comissão especial da Câmara em 28.04.1993. O artigo 32 foi alterado pelo relator antes da aprovação final do PL na Câmara dos Deputados, conforme publicação no Diário do Congresso de 3 de junho de 1993, passando a ter sua redação definitiva:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

 

Portanto, do trabalho conjunto entre o INPI e as associações surgiu o texto do projeto que se manteve com poucas alterações até a aprovação final da Lei n 9.279/96, prevendo (a) a garantia para o depositante efetuar alterações até o requerimento de exame, porém mantendo a possibilidade de propor emendas após esse marco temporal e (b) a possibilidade de apresentar divisões até o final do exame. Em qualquer dessas hipóteses, o limite das alterações é a matéria inicialmente revelada no pedido.

 

Da necessidade de impor um marco interpretativo sobre o que dispõe o Art. 32 da LPI e do tratamento dado pela doutrina

Uma vez em vigor a nova Lei, sem surpresas, não houve divergências iniciais de que a interpretação a ser dada ao Art. 32 da (então) nova LPI seria no sentido de que as alterações apresentadas dentro do prazo do texto legal, se dentro do inicialmente revelado (matéria constante em todo o pedido de patente), deveriam ser acolhidas, substituindo, para todos os efeitos, o pedido anterior (relatório, reivindicações, etc.).

Por outro lado, quando as alterações apresentadas estivessem fora do limite temporal previsto no artigo 32, as mesmas seriam tidas como “propostas” e submetidas para avaliação do INPI que, poderia ou não as acolher, desde que plenamente justificadas eventuais negativas.

Inclusive, essa orientação inicial foi ratificada nos termos do parecer PROC/DICONS no 07 de 04/03/2002[10], a que foi dado caráter normativo, e que restou consignado nas Diretrizes de Exame de Patentes, publicadas em dezembro de 2002[11].

 

O Ministério Público Federal, enquanto guardião da Lei[12], quis então judicializar a questão da intepretação do artigo em comento. Propôs, então, em 13/08/2003, uma Ação Civil Pública, com a finalidade de ver retirado o caráter normativo do referido parecer da Procuradoria e ver discutida se estaria ou não autorizada toda e qualquer alteração do pedido de patente, após o pedido de exame.

Ressalvados alguns detalhes quanto ao tramite e desdobramentos que tomaram a referida ação – que serão devidamente tratados no capítulo a seguir, tendo em vista a envergadura do feito judicial e sua importância para o trabalho ora proposto – o resultado final da ação foi de que, segundo a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em acórdão datado de 27 de junho de 2007, o INPI deveria se abster de aplicar o parecer normativo, e também se abster de admitir alteração de pedidos fora da hipótese legal.

Então, em 27 de fevereiro e 24 de abril de 2008, a Diretoria de Patentes (DIRPA), através dos MEMO/DIRPA/No 030 e MEMO/DIRPA/No 72/08, passou a estabelecer procedimentos de aplicação do disposto no artigo 32, juntamente com o Art. 26, mencionado no capítulo anterior, da LPI. Em 23 de maio de 2008, tais memorandos foram oficializados através do parecer nº PARECER /PROC /CJCONS /no 012/2008, acerca da interpretação do artigo 32 da LPI, cuja ementa é:

 

Ementa: Propriedade Industrial. Alterações voluntárias do pedido de patente requeridas após o seu pedido de exame. Impossibilidade. Limite temporal. Inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96. Princípio da legalidade. Ao administrador só lhe é permitido fazer o que a lei autoriza. Os atos praticados com base no entendimento fixado em Parecer Normativo então vigente são hígidos, e não podem, em respeito ao princípio da segurança jurídica serem revistos com base em nova interpretação de lei. As alterações voluntárias que objetivem corrigir erro material ou reduzir escopo de proteção inicialmente reivindicada não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da Lei 9.279/96.

 

Aliás, louvável a atitude do parecerista, de oferecer um resguardo expresso quanto ao que dispõe a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a qual estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, dispondo especifica e expressamente em seu artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, que os processos administrativos deverão observar os critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação”.

Certamente, a hipótese de não previsão do respeito a essa norma no parecer, significaria ainda maiores receios de insegurança jurídica e violação à isonomia, em tema já tão conturbado. E tal hipótese merece ser evitada justamente em função do que dispõe o inciso XIII do parágrafo único do artigo 2º da Lei no 9.784/99, o qual estipula que serão obrigatoriamente vistos pela Administração Pública, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Outro marco de mudança de interpretação relevante para o tema é o Despacho no 08/2010, de 06 de maio de 2010, do Procurador-Chefe do INPI[13] – através do qual se estabeleceu procedimento no tocante a aplicação do artigo 32 em pedidos de patentes resultantes da divisão de um pedido original (Art. 26 da LPI, já visto).

Conforme o Despacho, os pedidos de patente que resultassem de divisão na forma do artigo 26 (pedido dividido), quando a divisão se desse após a data do pedido de exame do pedido original, estariam sujeitos à limitação temporal fixada no referido artigo 32 da LPI, isto é, seus relatórios divididos (relatórios dos pedidos divididos, portanto) não poderiam sofrer alterações voluntárias.

Depreende-se que restou estatuído que o quadro de um pedido dividido que foi depositado após o requerimento de exame do pedido original não poderia ter seu quadro de reivindicações alterado, uma vez que se encontra na mesma fase processual do pedido original e, portanto, intempestiva seria qualquer alteração posterior ao depósito. Desta forma, de acordo com a orientação do Procurador Geral do INPI, o pedido dividido após depositado, estaria vinculado ao artigo 32 da mesma forma que os demais pedidos de patente.

Por fim, mas não menos importante, veja-se a Resolução no 093, de 10/06/2013, que veio a instituir novas diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da LPI nos pedidos de patentes – estabelecendo definições de “quadro reivindicatório válido” e “pedido original”, sendo aquele o que consta do pedido até a data do pedido do exame (ou aquele que for apresentado juntamente com o requerimento de exame), e este, aquele “que originou o Primeiro Pedido Dividido, independente de ocorrerem outras divisões, a partir deste primeiro Pedido Dividido.

De acordo com a nova Resolução estatuída em 2013, as seguintes alterações seriam passíveis de aceitação:

  • Além das alterações do relatório descritivo expressas de forma explicita na LPI, desde que dentro do inicialmente revelado, como: (a) alterações antes do pedido de exame, (b) aquelas decorrentes de erros datilográficos (previstas no Tratado de Cooperação de Patentes – PCT) e (c) adaptações as formalidades de nossas instruções normativas (previstas no PCT e aceitas por economia processual);
  • Alterações, após a solicitação de exame, desde que as mesmas se destinem exclusivamente para restringir a matéria anteriormente reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. Incluído entre os exemplos de restrição passíveis de aceitação a alteração para adequar a natureza de um pedido de patente.

Por outro lado, não poderiam mais ser aceitas alterações que o INPI viesse a considerar como alteração que estivesse ampliando a matéria anteriormente reivindicada, sejam elas decorrentes ou não de exame técnico (de exigência ou ciência de parecer).

Para que se entenda esse posicionamento mais recente, se faz interessante traçar um paralelo com a prática do escritório europeu, o European Patent Office (EPO).

Por lá, antes do recebimento do chamado relatório de pesquisa – resultado preliminar simplesmente indicando possíveis documentos do estado da arte, sendo posterior ao primeiro exame formal, porém elaborado, no máximo, dentro de 6 meses da data do depósito – o requerente somente poderá alterar o seu pedido se assim sugerir o escritório, com a finalidade de sanar deficiências específicas (Regra 58 da Convenção Europeia de Patentes[14]). Trata-se de regramento bastante diferente do que diz o nosso Art. 32 da LPI, já que o referido relatório de pesquisa europeu é anterior ao início do exame propriamente dito.

Porém, após a recepção do relatório de pesquisa europeu e antes do recebimento de uma primeira comunicação da divisão examinadora (ou seja, uma primeira manifestação técnica do corpo de examinadores que será responsável pelo exame), o candidato poderá, por vontade própria, alterar a descrição, reivindicações e desenhos (Nº 2 do artigo 137º da Convenção[15]). Aí reside a consonância com o nosso normativo.

Sobre emendas após início do exame, a diretriz europeia também estipula que, havendo exigências no parecer de pesquisa (Regra 62 (1) da Convenção[16]), o requerente deve responder apresentando observações e / ou alterações. Ou seja, assim como ocorre com a análise sistemática dos Arts. 35, 36 e 32 da LPI – vide capítulo introdutório do presente trabalho – aqui vale a constatação de que, também na Europa, quem pode mais (cumprir exigências emendando o pedido), deve poder menos (apresentar emendas voluntárias).

Contudo, o pedido de patente europeia não pode ser alterado de forma a conter objeto que se prolongue para além do conteúdo do pedido originalmente apresentado (relativo à publicação de pedidos alterados em resposta ao relatório de pesquisa europeu, nos termos do artigo 137.º, nº 2, da Convenção[17]).

Feito esse enquadramento histórico-interpretativo, merece destaque que há doutrina que considera o quadro reivindicatório como imutável após o pedido de exame da patente. Diz o Prof. Denis Borges Barbosa[18]:

Parece razoável postular que seja inadmissível qualquer alteração voluntária do quadro reivindicatório após o pedido de exame. Com efeito, um dos cernes da questão proposta consiste em demonstrar que não houve na espécie uma interpretação da lei consoante a busca de uma solução para o equilíbrio entre forças constitucionais aparentemente antagônicas.

 

Esse aparente desequilíbrio levantado pelo douto doutrinador refere-se ao fato do Brasil adotar o sistema da livre-concorrência, no qual o direito de exclusiva concedido ao titular de uma patente é uma exceção. Dessa forma, as regras estabelecidas pela Lei devem ser estritamente seguidas, buscando sempre o melhor para a coletividade, qual seja que a matéria entre para o estado da técnica.

Por outro lado, é possível identificar opinião divergente do mesmo autor, aliás, na mesma obra já citada, admitindo que há outras hipóteses na Lei que autorizam, sim, alterações durante o exame. Diz o próprio Denis Borges[19] que:

os acréscimos nas reivindicações serão aceitos desde que constituam elementos que venham a melhor definir e restringir o escopo da reivindicação … o examinador, em seu primeiro parecer, identifica uma anterioridade e emite ciência de parecer alegando falta de atividade inventiva da reivindicação. O depositante, em cumprimento à ciência de parecer, envia nova reivindicação: cadeira dotada de encosto caracterizada por um braço. Neste caso, o escopo de proteção obviamente foi reduzido pois o universo de cadeiras incorporadas em seu escopo é um grupo menor de cadeiras. Tal modificação é aceita.

 

O que se conclui é que, ainda um doutrinador que possua um entendimento externado quanto à apresentação de emendas voluntárias após o requerimento de exame, também logra admitir que acréscimos nas reivindicações são aceitáveis, desde que se constate que não houve aumento do escopo, quando comparado com o que estava sendo reivindicado quando da data do pedido de exame.

Muitos são os que vão além de tal posicionamento, defendendo que, durante o exame, devem ser realizadas tantas alterações quantas as necessárias para que o depositante alcance a proteção daquilo que inventou, pois este é seu direito constitucional. Nesse sentido, cumpre mencionar que, já em dezembro de 2003, foi promulgada Resolução da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI – n° 56, assim concluindo:

A análise dos dispositivos relevantes da Lei n° 9.279/96 revela que, mesmo após o requerimento do exame, persiste a possibilidade de emendar o pedido de patente em resposta a exigências e pareceres e também voluntariamente, embora nessa última circunstância a aceitação das emendas fique sujeita ao crivo do examinador.

 

E há também posicionamentos “intermediários”, como o de Abrantes[20], que defende a posição exposta pelo INPI através da Resolução nº 093, de 10/06/2013, no sentido de que podem, sim, serem aceitas emedas após o pedido de exame, sejam voluntárias ou em cumprimento a alguma exigência formulada pelo INPI em se exame técnico, desde que não venham a ampliar o escopo da matéria reivindicada:

 

As reivindicações exercem papel central na delimitação dos direitos de um titular de patente. Neste sentido, os limites permitidos para as emedas no quadro reivindicatório durante o processamento do pedido de patente junto ao INPI constituem um aspecto importante do debate. Não se pode fazer uma interpretação do artigo 32 da LPI tomando-se unicamente o texto da lei, sem que se considere os julgados do TRF2 e da Procuradoria do INPI sobre o assunto.

 

Portanto, apesar da evolução interpretativa do tema por parte do INPI, há ainda posicionamentos diametralmente divergentes – seja no sentido de que o requerimento de exame dá efeitos estanques ao pedido de patente, seja no sentido de que tais análises são demasiadamente restritivas e voltam-se exclusivamente para limitar ao máximo a proteção de invenções (descritas no relatório descritivo), seja no sentido de que são os casos concretos que devem desenhar a interpretação do Art. 32 da LPI, de acordo com a realidade externada pelo INPI – os quais, pela relevância dos seus fundamentos, merecem ser devidamente abalizados.

 

Da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, da judicialização da questão e da pendência quanto ao requerimento de nulidade da Resolução nº 093, de 10/06/2013

Diante da complexidade e recorrência das discussões sobre o tema, cabe dedicar um capítulo especial do presente trabalho à primeira oportunidade em que o Judiciário visitou a interpretação a ser dada ao Art. 32 da LPI, ao menos quando se fala da tutela de direitos difusos[21], de todos aqueles afetos pelo Sistema de Patentes em vigor.

Pois bem. Por acreditar que a Autarquia estava extrapolando os limites do artigo 32 ao acatar emendas apresentadas durante o exame técnico, o Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública, em 13/08/2003, perante o juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Segundo a petição inicial do Ministério Público, os problemas que decorreriam da aceitação de emendas voluntárias na fase de exame seriam:

  1. “… tende a aumentar o tempo despendido no exame técnico realizado pelo INPI”; e
  2. “… há … graves prejuízos para terceiros, já que as mudanças não são publicadas”[22]

A sentença proferida pela 35a Vara Federal do Rio de Janeiro, concluiu pela improcedência da ação civil pública que visava à abstenção, pelo INPI, de aplicação da orientação administrativa firmada no Parecer PROC/DICONS no 07/2002.

Nada obstante, o Ministério Público apresentou recurso de apelação e o INPI resolveu acolher o entendimento manifestado pelo Ministério Público Federal, revogando em 08 de fevereiro de 2007, o caráter normativo do Parecer PROC/DICONS no 07/2002, comunicando sua decisão ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Levado o caso a julgamento perante o e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a conclusão final do v. acórdão proferido foi pela extinção do feito, com julgamento do mérito, tendo em vista que o INPI havia informado da revogação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, sendo determinado pelos Desembargadores que INPI deveria tão somente se abster de “admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal”. O acórdão transitou em julgado em 31/10/2007.

Foi a partir dessa decisão judicial que o INPI consolidou sua interpretação na já referida Resolução nº 093/2013, tratando, em seu item 5, de tudo aquilo que a autarquia aceitaria ou não aceitaria para fins de alterações nos quadros reivindicatórios de pedidos de patente.

Porém, o caso sofreu uma tremenda reviravolta quando, recentemente, em 10/10/2017, após o trânsito em julgado do acórdão já mencionado, o Ministério Público Federal (MPF) requereu o cumprimento da sentença[23], alegando que

a alteração voluntária para a redução da proteção após o pedido de exame não é inofensiva para a sistemática de proteção de patentes, tal como seria possível supor. Isso porque tal possibilidade estimula a formulação de pedidos iniciais excessivamente amplos que geram impactos negativos na livre iniciativa e na livre concorrência. Tal fenômeno pode ser facilmente compreendido quando se tem vista que durante o longo período que vai da formulação inicial do pedido excessivamente amplo, passando pelas restrições, até a efetiva concessão da patente, paira no mercado insegurança jurídica quanto à possibilidade/viabilidade econômica dos concorrentes explorarem invenções e modelos de utilidade similares.

Ao final, o MPF requereu (i) intimação do INPI para que se manifeste sobre a nulidade da Resolução n° 093/2013, diante do que expõe o artigo 32 da LPI, bem como (ii) fixação de multa para cada vez que o INPI violar a obrigação de não fazer imposta na condenação, ou seja, para cada vez que a ré admitir mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do art. 32 da Lei 9279/96, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do art. 70.7 do Acordo TRIPS”.

O INPI apresentou sua manifestação, defendendo que, ao prosperarem os infundados requerimentos formulados pelo MPF, “a consequência imediata de tal adoção se refletiria no indeferimento quase que automático de praticamente todos os pedidos de patente apresentados ao Instituto. Fato este altamente comprometedor e contrário a qualquer política industrial, política pública ou política de acesso pela sociedade brasileira dos bens de consumo hoje disponíveis no mercado”.

A autarquia foi além e defendeu que dar guarida às alegações/pedidos do MPF “será um retrocesso ao bom desempenho alcançado pelo sistema de patentes no Brasil”, sendo aconselhável que “sejam intimadas as associações e entidades que têm interesse no tema para manifestação quanto aos pontos aqui abordados na manifestação técnica apresentada”.

Não por outro motivo, tendo em vista a manifesta relevância da matéria e repercussão social da controvérsia, o juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou a expedição de ofícios a algumas entidades especializadas (ABPI, ABAPI e ABIFINA), para que, querendo, se manifestem sobre o presente cumprimento de sentença.

A Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) apresentaram manifestação nos autos, de forma conjunta, mas bastante contundente.

No mérito, destacaram que não há como conceber a formação de coisa julgada em relação a temas que não tenham sido efetivamente debatidos pelas partes, à luz do contraditório-participativo. Nesse sentido, no presente caso, a coisa julgada material formada não teria como conteúdo questão relacionada à redução do quadro reivindicatório – o v. acórdão apenas compeliu o INPI a se abster de “admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal”, sendo certo que a hipótese legal, neste caso, é o art. 31[24] (e não o art. 32) e o limite das alterações é o “conteúdo do pedido originalmente depositado” – razão pela qual careceriam de fundamentos as alegações/pedidos realizadas/formulados pelo MPF em seu cumprimento de sentença.

Além disso, que o pedido formulado pelo MPF estaria enfraquecido pois, na hipótese de emendas restritivas que o examinador resolva aceitar, a tendência seria, na verdade, de redução do tempo de exame, não havendo que se falar em prejuízo para terceiros, já que o depositante estaria voluntariamente restringindo os direitos pleiteados.

A ABIFINA, por sua vez, posicionou-se de forma diametralmente oposta, requerendo o provimento do pedido de cumprimento de sentença, haja vista que o termo para a alteração voluntária do quadro reivindicatório seria mesmo a data do pedido de exame, conforma a regra imperativa disposta no Art. 32 da LPI. Acrescenta que a análise de alterações voluntárias fora desse marco temporal violaria o princípio da publicidade, visto que terceiros ficariam pragmaticamente precatados de apresentarem novos subsídios (Art. 31 da LPI), por desconhecerem o conteúdo da modificação feita pelo depositante.

Além das referidas associações, a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) e a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) igualmente formularam pedidos próprios de admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, defendendo a sua legitimidade enquanto entidades que reúnem os titulares de parcela substancial dos pedidos de patente/patentes regularmente depositados/concedidas pelo INPI na área químico-farmacêutica e da biotecnologia.

Relevantes argumentos de mérito também foram apresentados já em sede de pleito de admissão, sendo demonstrado que eventual acatamento do pedido implicaria em consequências também no plano econômico, a nível nacional, fazendo o país retroceder na posição harmoniosa já alcançada no seu sistema de patentes e prejudicando, por exemplo, “investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) na área de medicamentos”.

A Interfarma, particularmente, ainda foi além e formulou um relevante pedido alternativo, no sentido de que, caso o pedido de nulidade da Resolução nº 093/2013 seja acolhido, os efeitos não devem retroagir à data da edição do respectivo normativo legal, em nome dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Isso porque “a gravidade das consequências que derivariam do puro e simples reconhecimento, com efeitos ex tunc, da nulidade da Resolução largamente adotada pelo INPI a todos os pedidos de patente depositados até agora, são incomensuráveis”.

Até mesmo sociedades do setor privado apresentaram pleitos de intervenção, como terceiros, nos autos da ação – ainda que para figurarem como assistentes simples do INPI. São elas: EMS S.A., da indústria farmacêutica nacional, que justificou o pedido na legitimidade para defesa de boas práticas concorrenciais, e a Bayer Intelectual Property Gmbh, gigante alemã do setor farmacêutico, a qual aduziu que seu interesse advém das suas próprias patentes, nas quais houve a apresentação de alterações de quadros, mesmo que em cumprimento de exigências, e que poderiam ser diretamente afetadas pela decisão final,

O i. Juiz Federal Eduardo Brandão proferiu decisão, em 16/10/2018, admitindo o ingresso de todos os entes que requereram a admissão como amici curiae. Quanto às empresas que visaram atuar como assistentes simples, houve o condicionamento da aceitação ao contraditório do Ministério Público Federal – o qual, manifestou não se opor às admissões.

Em 21/02/2019, foi proferida a r. decisão que decidiu o mérito do pedido de cumprimento de sentença e indeferiu o requerimento do MPF, atestando que a Resolução 093/2013, atual, do INPI, “não parece despropositada, enfrentando na verdade uma realidade prática e tentando evitar que ela traga mais malefícios para nossa indústria”.

Segundo o Juiz, apesar de haver “risco à livre concorrência, já que, quando um requerente pede o exame do pedido de patente, não há nenhum incentivo aos demais que atuam no mesmo mercado de desenvolver algo que está incluído naquele” – aquelas matérias que foram excluídas poderiam ter sido exploradas e desenvolvidas por terceiros em novas patentes e não foram, até por receio de indenização, na forma do Artigo 44 da Lei 9.279/94/96 – a questão em litígio é mais séria, pois envolve uma ponderação de valores, de forma que

deve prevalecer a posição do INPI, no sentido de que a regra do artigo 32 possa ser regulamentada, com a permissão de redução dos pedidos de patente após o requerimento de exame, não havendo violação da lei, mas dando-lhe efetividade prática para enfrentar a terrível demora na análise daqueles.

O i. Magistrado chegou mesmo a qualificar a edição da Resolução nº 093 como extremamente válida como uma solução interna para o problema de demora excessiva no exame e concessão de patentes em território nacional, “que chegam a 10 (dez) anos ou mais”. Finalmente, ressaltou que a discussão não está encerrada, já que “a presente decisão não impede que o MPF proponha Ação Civil Pública impugnando a validade da Resolução nº 093/2013 do INPI”. Além disso, certo é que ainda cabem recursos em face da decisão de indeferimento.

Neste contexto, não há dúvidas de que as repercussões da futura decisão final naquele requerimento de cumprimento de sentença afetarão o sistema de patentes como um todo e demarcará os limites de atuação da iniciativa privada em nosso Estado Democrático de Direito, especialmente sob o ponto de vista concorrencial, bem como delimitará as bases de um novo padrão para o desenvolvimento tecnológico e econômico de todas as áreas da indústria.

Ou seja, a Ação Civil Pública versa sobre questão que possui, também, nítido interesse público, sendo que a decisão final quanto ao requerimento do MPF deverá ser acompanhada de perto, de forma que seja possível medir as consequências de eventual decisão de deferimento – ou seja, eventual decisão que impeça toda e qualquer alteração após o requerimento de exame de pedido de patente, ainda por cima com a extensão ex tunc dos efeitos, abarcando emendas outrora aceitas pelo INPI.

 

Conclusão

Como visto ao longo do presente trabalho, a razoabilidade sugere que o artigo 32 da LPI não comporta interpretação estanque e restritiva, eis que encerra uma regra permissiva no sentido da admissibilidade da apresentação de emendas voluntárias até o requerimento de exame, não se podendo concluir sem outras considerações – e sem uma análise sistemática da lei – que alterações após esse evento ficam proibidas e, menos ainda, que quaisquer alterações teriam que ser no sentido da restrição das reivindicações.

De um lado, o argumento de que, uma vez requerido o exame, a alteração das reivindicações poria em risco atividades legítimas de terceiros, além de colocar em xeque o bom funcionamento do corpo técnico responsável pelo exame. De outro, aqueles que defendem que qualquer terceiro interessado deveria considerar o teor completo de um pedido de patente como possível fonte para alterações das reivindicações durante a fase de exame substantivo.

Há que se ter em mente também a prática já estabelecida em outras jurisdições de maior relevância econômica, como ocorre com o escritório europeu, que estipula um marco em que as emendas serão possíveis, dentro da fase de exame, não permitindo emendas que excedam à matéria originalmente revelada.

Diante dessa divergência de interpretações, deve-se prestigiar aquela que torna o dispositivo compatível com a Constituição Federal. Encontrando-se na circunstância de invalidar a norma legal ou, por via de uma operação interpretativa, dar-lhe uma inteligência consentânea com a Lei Maior, deve sempre o aplicador da lei optar pela segunda alternativa[25].

A nossa Carta Magna fala do necessário respeito, na tutela da proteção ao titular de propriedade intelectual, ao “interesse social”. Com efeito, na maioria das situações, o interesse social consiste, precisamente, em delinear um sistema de patentes capaz de estimular e contribuir, de forma otimizada, para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assim, via de regra, o interesse da sociedade consiste em possuir um sistema de concessão de patentes confiável e justo, de forma a incentivar os investimentos em pesquisa científica e tecnológica. Assegurar os direitos de propriedade dos inventores é elemento essencial dessa equação.

Aliás, diferentemente dos desenhos industriais e das marcas – em que o objeto a proteger está definido desde o depósito – nas patentes a fase de exame serve exatamente para que o depositante, defrontado com objeções de caráter formal e substantivo, ajuste suas reivindicações para que a patente possa ser concedida em conformidade com a Lei, vide capítulo introdutório do presente trabalho. Cada país dispõe de maneira diferente sobre os aspectos formais e cada examinador realiza suas buscas e determina quais são, em sua opinião, os documentos da técnica anterior mais relevantes, diante dos quais as reivindicações devem ser limitadas.

De ver-se, portanto, que o tema merece especial atenção por aqui, não somente diante da prática já estabelecida em outras jurisdições de maior relevância econômica, mas especialmente diante da complexidade trazida pela atual pendência de decisão judicial final quanto à nulidade da Resolução do INPI que delimita sua atual interpretação sobre o tema.

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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MITTELBACH, Maria Margarida Rodrigues. AHLERT, Ivan. Um breve histórico sobre a evolução dos textos atuais dos artigos 26 e 32 da lei nº 9.279/96 desde o PL nº 824/91. Setembro de 2016. Parecer disponível na consulta ao processo judicial nº 0166291-30.2014.4.02.5101, pelo website da Justiça Federal do Rio de Janeiro http://procweb.jfrj.jus.br/portal//consulta/resconsproc.asp

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The European Patent Convention, 3 Md. J. Int’l L. 408 (1978).

 

[1] DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade Industrial na Constituição Federal de 1988. Revista Forense, vol. 304, p. 76.

[2] Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I – objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II – documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III – tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

[3] Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

[4] SABATIER, Marc. L ’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Interet General d’Ordre Economique. Libraries Techniques, 1976, p. 28.

[5] BINEMBOJM, Gustavo. GAMA JUNIOR, Lauro. Da possibilidade de alteração do quadro reivindicatório do pedido de patente após o requerimento de exame técnico no Direito Brasileiro. Julho de 2004. Parecer disponível na consulta ao processo judicial nº 0513584-06.2003.4.02.5101, pelo website da Justiça Federal do Rio de Janeiro <http://procweb.jfrj.jus.br/portal//consulta/resconsproc.asp>

[6] MITTELBACH, Maria Margarida Rodrigues. JESSEN, Nelida. Parecer acerca da correta interpretação do art. 32 da lei nº 9.279/96. Maio de 2004. Parecer disponível na consulta ao processo judicial nº 0513584-06.2003.4.02.5101, pelo website da Justiça Federal do Rio de Janeiro <http://procweb.jfrj.jus.br/portal//consulta/resconsproc.asp>

[7] Posteriormente, por meio da Resolução 093/2013, que será vista em detalhes a seguir, o INPI moderou essas alterações de categorias entre reivindicações, em muitos casos proibindo-as caso não encontrem respaldo no conteúdo presente no quadro reivindicatório válido.

[8] MITTELBACH, Maria Margarida Rodrigues. AHLERT, Ivan. Um breve histórico sobre a evolução dos textos atuais dos artigos 26 e 32 da lei nº 9.279/96 desde o PL nº 824/91. Setembro de 2016. Parecer disponível na consulta ao processo judicial nº 0166291-30.2014.4.02.5101, pelo website da Justiça Federal do Rio de Janeiro <http://procweb.jfrj.jus.br/portal//consulta/resconsproc.asp>

[9] ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Emendas no quadro reivindicatório de um pedido de patente e a aplicabilidade do artigo 32 da LPI (parte 2). Revista da ABPI nº 131 – Jul/Ago 2014. p. 62.

[10] Primeira orientação da Procuradoria Especializada do INPI sobre o tema, firmada inicialmente através do Parecer PROC/DICONS no 07, de 04/03/2002, vigente e, obrigatoriamente aplicável, até, pelo menos, 08 de fevereiro de 2007, quando foi retirado o caráter normativo do parecer.

[11] 1.4.3 Emendas voluntárias (antes do requerimento de exame)

Eventuais emendas apresentadas voluntariamente antes do pedido de exame serão consideradas como parte integrante do pedido. Essas emendas podem tratar da mera correção de erros, visar a definir a invenção de forma mais correta, esclarecendo ou precisando o pedido, ou, ainda, a restringir o pedido.

Qualquer informação contida em qualquer parte do pedido pode servir de base à reformulação de outra parte. Por exemplo, emendas voluntárias podem se valer de matéria revelada no relatório descritivo como base para reformulação do quadro reivindicatório.

Por outro lado, não é admitida a inclusão de matéria nova, isto é, que não estava contida no pedido originalmente depositado. A princípio não se deve considerar como matéria nova o simples detalhamento ou complementação da descrição de técnica anterior ou, eventualmente da descrição da própria invenção (…)

1.4.4 Propostas de emendas (após o requerimento de exame)

Qualquer proposta de emenda posterior ao requerimento de exame poderá ser aceita a critério do examinador, em especial se o exame propriamente dito ainda não tiver sido iniciado ou se a aceitação destas propostas não interferir de forma prejudicial ao exame. O examinador deve, contudo, ter em mente que o exame em outros países em que o depositante depositou pedidos correspondentes pode revelar a necessidade de adaptar também o pedido brasileiro a qualquer momento, devendo, sempre que possível, ser concedida a oportunidade para que o depositante reformule seu pedido com o objetivo de definir de forma mais adequada sua invenção.

(…)

1.5.2 Proibições legais

Caso, na opinião do examinador, todas as reivindicações incidam em ao menos uma das exceções do artigo 10 ou proibições do artigo 18, então deve-se emitir parecer desfavorável quanto à patenteabilidade (vide item 1.11.3).

(…)

1.5.6 Falta de unidade de invenção

O examinador só deve emitir um parecer relativo ao não enquadramento na natureza reivindicada após analisar o resultado das buscas de anterioridades.

(…)

1.11.3 Emissão de parecer desfavorável

O examinador deve sempre emitir parecer desfavorável, de modo a conceder ao depositante a oportunidade de manifestar-se adequadamente e/ou reformular seu pedido de modo a colocá-lo em condições de obter o privilégio requerido. (…)”

[12] E motivado por um grupo minoritário de examinadores que não concordavam com a Resolução de 2002.

[13] Disse o Procurador:

Em outras palavras, a dúvida posta pela DIRPA busca saber se, por ocasião da divisão de um pedido de patente o quadro reivindicatório inicial poderá, pelo depositante, e desde que limitado a matéria revelada, sofrer alterações para sua melhor definição, ainda que já tenha ocorrido a solicitação de exame do pedido original, ou se tal hipótese estaria vedada pelos termos do artigo 32 da Lei 9.279/96.

Pois bem, Em nosso Parecer INPI/PROC/CJCONS/ No 12/2008, assinamos o entendimento de que a interpretação sistemática da Lei 9.279/96 haverá sempre que conduzir a um resultado interpretativo harmônico e coerente.

Deste modo, conforme o despacho do Sr. Procurador Geral:

Assim, entendemos que a alteração voluntária do quadro reivindicatório de uma patente dividida somente poderá ocorrer se referida divisão tenha se operado antes da solicitação de exame do Pedido Original.

Com efeito, significa dizer que, na hipótese da divisão de patente ocorrida após o pedido de exame, a alteração voluntária do quadro reivindicatório estará vedada, em obediência à inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96.”

(…)

O fato de um pedido de patente poder sofrer divisões após a solicitação do seu exame, conforme dispõe o artigo 26 da Lei 9.279/96, não confere autorização para que o seu correspondente quadro reivindicatório seja alterado voluntariamente.

[14] If the European patent application does not comply with the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to correct the deficiencies noted within two months. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy such deficiencies.

[15] Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) Together with any comments, corrections or amendments made in response to communications by the European Patent Office under Rule 70a, paragraph 1 or 2, or Rule 161, paragraph 1, the applicant may amend the description, claims and drawings of his own volition.

(3) No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) When filing any amendments referred to in paragraphs 1 to 3, the applicant shall identify them and indicate the basis for them in the application as filed. If the Examining Division notes a failure to meet either requirementit may request the correction of this deficiency within a period of one month.

(5) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.

[16] The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule 71, paragraph 1 or 3, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be published together with the search report.

[17] (1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) Together with any comments, corrections or amendments made in response to communications by the European Patent Office under Rule 70a, paragraph 1 or 2, or Rule 161, paragraph 1, the applicant may amend the description, claims and drawings of his own volition.

(3) No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) When filing any amendments referred to in paragraphs 1 to 3, the applicant shall identify them and indicate the basis for them in the application as filed. If the Examining Division notes a failure to meet either requirement, it may request the correction of this deficiency within a period of one month.

(5) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.

[18] BORGES BARBOSA, Denis. In Tratado da Propriedade Intelectual, 2010, p. 1451

[19] BORGES BARBOSA, Denis. Op. Cit., p. 1387

[20] ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Emendas no quadro reivindicatório de um pedido de patente e a aplicabilidade do artigo 32 da LPI. Revista da ABPI nº 127 – Nov/Dez 2013. p. 52

[21] Art. 1º da Lei 7.347/85 (a Lei das ACPs), que estipula que “regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”.

[22] Pág. 3 da inicial, fls. 3 do processo 2003.51.01.513584-5.

[23] Disponível na consulta ao processo judicial nº 0513584-06.2003.4.02.5101, pelo website da Justiça Federal do Rio de Janeiro <http://procweb.jfrj.jus.br/portal//consulta/resconsproc.asp>

[24] Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

[25] BARROSO, L. R. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 127.

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Author : Caio Richa de Ribeiro e Ricardo Carvalho Rodrigues

Caio Richa de Ribeiro, Advogado, Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, Mestrando pela Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. cricha@dannemann.com.br

Ricardo Carvalho Rodrigues, Engenheiro, Doutor em Ciências em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ, Pesquisador em Propriedade Industrial do INPI, Coordenador da Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. ricardo.rodrigues@inpi.gov.br

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