GR43_ConflictingJudgments

Conflicting Judgments between US and Korea on ‘Parody’

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Introduction

The Faceshop cosmetics that applied ‘parody’ design to Louis Vuitton were found to infringe the trademark rights of Louis Vuitton (Seoul Central District Court, 2018.10.4., 2016가합36473). The court judged that even if a company uses a parody design of luxury goods, if the parody intention is not clear, it has the intention to infringe the trademark right. The Faceshop signed a collaboration agreement with the American bag brand ‘My Other Bag’ in 2016 and launched a cushion cosmetics product with a design similar to ‘LV Monogram’, a typical Louis Vuitton design. My Other Bag is a brand that sells cloth bags that display luxury handbag illustrations on one side of the bag, and prints the phrase ‘My Other Bag’ on the other side in order to parody the pursuit of luxury goods. Louis Vuitton has filed a lawsuit claiming that “The Faceshop has violated the brand’s reputation by using LV monograms in its cosmetics without permission.”

(Source : LG Housegold & Health Care)

What is Trademark parody?

The parody of a trademark is a change in the content or form of one trademark by another’s trademark so that the parodying trademark’s owner may criticize, satire or mock the product. It is not a mere imitation, but a means of communicating ideas and expression of ideas that provides criticism or sarcasm while caricaturing the theme or image of an existing trademark. The parody of trademark needs to be protected in listed cases by the freedom of expression even if it is used commercially and attached in products being sold: (a) if the parody of trademark corrects consumers’ distorted information about a product, (b) when the parody provides a new idea and plays a positive role in contributing to the public good such as consumers’ public health, (c) when the purpose of the parody is not in using the trademark owner’s credit, but rather in giving laughter and humor by satirizing or criticizing famous trademarks.  However, parody of a trademark will reflect the original trademark – subject of criticism or satire – so the parody of the trademark may lead to the loss of the reputation or distinctiveness of the original trademark although there is little possibility for confusion in the field of the trademark law.   Therefore, in judging whether or not the parody of trademark is used fairly, one should compare the benefit of the parodist who intends to use the trademark and the public interest between the trademark owner’s disadvantage and consider if it complies with fair trade practices.  3. Comparison with USA case   Louis Vuitton has filed a trademark infringement lawsuit in the Southern District Court of New York against the My Other Bag for the “zoey toanl brown” product of My Other Bag, which dilutes its trademark. In 01/01/2016, the plaintiff’s claim was rejected because the court judged it was not a dilution.

“A parody must convey two simultaneous—and contradictory—messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody. That is precisely what MOB’s bags communicate.” (source: darts-ip decision: 3180526)

According to the court’s decision above, The Faceshop claimed that the design of My Other Bag in its products is also a parody, but it was not accepted. The judge said, “The Faceshop claims that the cosmetic design of the collaborative My Other Bag is a parody of luxury goods, but it is not a brand with a high level of recognition…Considering the social and cultural background and general English level, ‘My Other Bag’ does not seem to convey a special commentary.” Considering the social, cultural background and general English level of our country, ‘My Other Bag’ simply has the meaning of ‘my other bag’ to the general public as well as general consumers in our country and does not seem to convey the special commentary meaning as defendant claims.” (source: darts-ip decision: 6115586) “Unlike My Other Bag which prints illustrations and letters on each side, The Faceshop products are marked on the same side, so the intention of the costume is not revealed,” the court said. “The Faceshop repeatedly displayed a design similar to Louis Vuitton, so it is difficult to see that the creative elements of The Faceshop have been added. ” The court found that the The Faceshop usage of Louis Vuitton‘s design undermines the design’s distinctiveness and calculated the damages to be 50 million won

South Korea The US
The use of trademark
If the goods mark and the use mark are similar
Whether there is a possibility of confusion with the subject
Whether distinctiveness is impaired
Whether it is fair use as a parody
Whether it is a copyright infringement N/A

Implications

The court judged that “The defendant’s use of the use mark may weaken a power as a unique and unambiguous source indication of the good marker widely recognized in the country as a trademark of the plaintiff or decrease the attractiveness of the customer. Thus, the defendant’s use of the use marks to produce and sell each of the products in this case constitutes an act that impairs the distinctiveness of the good mark(source: darts-ip decision: 6115586).”   The court further stated that “The defendant intends to take advantage of the reputation and reputation of this case product mark and does not convey the same commentary meaning as the defendant claims to the general public or consumers of our country. The defendant ‘s use of the use mark is not considered to be a fair use as a parody of the trademark, because the usage causes dilution of the plaintiff’s mark in this case(Ibid).”   The case implies even if one uses a parody design of luxury goods, if the parody intentions are not clear, the parodied TM should be considered to have infringed the trademark rights. The ruling confirms that if the creative elements such as criticism or special commentary meanings are not added, it will not be recognized as a parody and will be liable for damages in violation of the Unfair Competition Prevention Law. It is important to note that the intention of the parody and the creative elements of the parody are the most important factors in recognizing it as a parody.

패러디에 대한 미국과 한국의 상반된 판결 (MOB case)

Introduction

루이비통에 대한 ‘패러디’ 디자인을 적용한 더페이스샵 화장품이 루이비통 상표권을 침해했다는 판결이 나왔습니다(서울중앙지방법원 2018.10.4.선고. 2016가합36473 판결). 명품을 패러디한 디자인을 사용했더라도 패러디한 의도가 명확히 드러나지 않았다면 상표권을 침해한 것으로 봐야 한다는 취지입니다.

더페이스샵은 2016년 미국의 가방 브랜드 ‘마이아더백(My Other Bag)’과 협업 계약을 맺고 루이뷔통의 대표적 디자인인 ‘LV모노그램’과 유사한 디자인을 뚜껑에 그린 쿠션 화장품을 출시해 판매했습니다. 마이아더백은 가방 한쪽 면에 명품 핸드백 일러스트를 넣고, 다른 면에는 ‘My Other Bag’이라는 문구를 프린트해 명품을 좇는 세태를 패러디한 천 가방을 판매하는 브랜드입니다. 이에 루이뷔통은 “더페이스샵이 LV모노그램을 화장품에 무단으로 사용해 브랜드의 명성을 침해했다”며 소송을 냈습니다.[1]

[1] 박수연, [판결] ‘루이뷔통 패러디’ 더페이스샵에 “5000만원 배상하라”, 법률신문 2018.10.12.

(Source : LG Housegold & Health Care)

What is Trademark parody?

상표의 패러디는 타인의 유명 상표의 내용이나 형태를 변형하여 상표권자가 상품을 비평, 풍자 또는 조롱하는 것으로, 단수한 모방이 아니라 기존의 상표가 가지고 있던 주제나 이미지를 희화화하면서 비평이나 풍자를 제공하는 의사전달수단, 아이디어의 표시수단입니다.

이러한 상표의 패러디는 그것이 상업적 언론으로서 패러디한 상표를 실제 부착하고 판매함으로써 상업적, 상표적 사용에 해당한다고 하더라도 (a) 일반 소비자들에게 상품에 대한 왜곡된 정보를 바로잡아 주거나 (b) 새로운 아이디어를 제공하고 소비자들의 공중보건 등 공익에 기여하는 긍정적인 역할을 할 수 있으며, (c) 상표를 패러디한 목적이 상표권자의 신용을 이용하여 상품을 판매하는 데 있지 않고 유명상표를 풍자 내지 비판하여 웃음과 해학을 주는 게 있다면 표현의 자유에 의하여 보호받아야 할 필요성이 있습니다.

그러나 상표의 패러디는 그 성질상 비평 내지 풍자의 대상이 되는 원래 상표를 패러디 자체에 의해 떠올리게 하므로 상표법상 혼동가능성은 적으나 상표의 패러디를 통해 원래 상표의 명성이나 식별력이 손상되는 경우가 발생할 수 있습니다.

따라서 상표의 패러디가 상표의 공정사용에 해당하는 것으로 인정할지 여부는 자신의 아이디어를 표현하기 위하여 해당 상표를 이용하고자 하는 패러디스트(parodist)의 이익, 패러디를 통한 해당 상표의 이용을 허용하는 것에 대한 공중의 이익과 상표의 사용으로 인하여 상표권자가 받는 불이익을 형량하고, 공정한 거래관행에 부합하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다.

Comparison with USA case

루이뷔퉁은 미국 뉴욕남부지방법원에 마이아더백을 상대로 마이아더백의 ‘zoey toanl brown’ 제품이 자신의 상표를 희석화시킨다는 등의 이유로 상표침해소송을 제기하였고, 법원은 2016. 1. 16. 원고 상표에 대한 패러디에 해당하므로 희석행위에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였습니다. 이에 루이뷔퉁은 항소하였으나 뉴욕항소법원은 2016. 12. 22. 원고의 항소를 기각하였으며, 이에 대하여 원고가 연방대법원에 상고허가(certiorari)를 신청하였으나 그 신청도 기각되었습니다.

“A parody must convey two simultaneous—and contradictory—messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody. That is precisely what MOB’s bags communicate.”[1]

더페이스샵은 루이뷔통이 위와같이 소송을 냈지만 이 디자인은 패러디에 해당한다며 기각한 미국 법원의 판단을 근거로 자사 제품에 들어간 마이아더백 디자인 역시 패러디라고 주장했지만 받아들여지지 않았습니다. 재판부는 “더페이스샵 측에서는 협업한 마이아더백의 화장품 디자인이 명품에 대한 패러디라고 주장하나, 이는 인지도가 높은 브랜드가 아니다”라며 “사회·문화적 배경이나 일반적 영어 수준 등을 고려할 때 수요자들에게 ‘My Other Bag’이라는 문구가 특별한 논평적 의미를 전달하지는 못하는 것으로 보인다”고 판단했습니다.

우리나라의 사회,문화적 배경이나 일반적인 영어수준 등을 고려할 때, 우리나라의 일반 대중은 물론 일반 수요자들에게 “My Other Bag”나의 다른 백이라는 의미를 갖고 있음에 불과할 뿐,피고가 주장하는 것과 같은 특별한 논평적 의미를 전달하지는 못하는 것으로 보인다.”[2]

이어 “양면에 일러스트와 문자가 각각 프린트된 마이아더백 가방과 달리 더페이스샵 제품에는 같은 면에 표시돼 있어 희화의 의도가 분명히 드러나지 않는다”며 “루이뷔통과 유사한 디자인을 반복적으로 표시했을 뿐, 더페이스샵의 창작적 요소가 가미됐다고 보기도 어렵다”고 판시했습니다. 그러면서 더페이스샵이 루이뷔통의 디자인을 사용함으로써 디자인의 식별력을 훼손했다고 보고 손해배상액을 5000만원으로 산정했습니다.

한국 미국
상표적 사용을 했는지
상품표지와 사용표장이 유사한지
상품주체의 혼동가능성이 있는지
식별력 손상이 있는지
패러디로 공정사용에 해당하는지
저작권 침해에 해당하는지 N/A

Implications

법원은 “피고의 이 사건 사용표장의 사용행위로 인하여 원고의 상표로서 국내에 널리 인식된 이 사건 상품표지의 독특하고 단일한 출처표시로서의 힘 또는 그러한 독특성이나 단일성에서 발현되는 고객흡인력의 감소를 초래할 수 있으므로, 피고가 이 사건 사용표장을 사용하여 이 사건 각 제품을 생산, 판매한 행위는 이 사건 상품표지의 식별력을 손상하게 하는 행위에 해당한다.”[3]고 판시했습니다.

또한 “피고는 이 사건 상품표지의 주지, 저명성을 이용하기 위한 의도로 이 사건 각 제품에 이 사건 사용표장을 사용한 것으로 보이고, 우리나라의 일반 대중이나 일반 소비자들에게 피고가 주장하는 것과 같은 논평적 의미가 전달된다고 볼 수 없으며, 피고의 이 사건 사용표장의 사용행위로 인하여 원고의 이 사건 상품표지의 희석화가 발생하므로, 피고의 이 사건 사용표장의 사용이 상표의 패러디로서 공정사용에 해당한다고 볼 수 없다(출처 : 상동).”고 판시하였습니다.

명품을 패러디한 디자인을 사용했더라도 패러디한 의도가 명확히 드러나지 않았다면 상표권을 침해한 것으로 봐야 한다는 판결입니다. 이번 판결은 비평이나 특별한 논평적 의미 등 창작적 요소가 가미되지 않는다면 패러디로 인정되지 않고 부정경쟁방지법 위반으로 손해배상책임을 진다는 점을 확인한 판결로써, 패러디의 의도 및 패러디의 창작적 요소가 패러디물로 인정되는데 가장 중요한 요소임을 확인하였다는 점[4]에 의의가 있습니다.

[1] source: darts-ip decision: 3180526

[2] source: darts-ip decision: 6115586

[3] source: darts-ip decision: 6115586)

[4] 박병규, 루이비통 LV모노그램 패러디한 더페이스샵의 손해배상책임, 미디어파인, 2018.10.29.

Author : Jonggu Jeong

Jonggu Jeong is doing his Ph.D in IP and TMT at Seoul National University. He graduated from Yonsei University Law School where he obtained his JD. He has published many articles in the field, such as A Normative Study on the Use of Block Chain (2018), The Law economic analysis of King.com vs. Avocado (2017) discussing about Copyright Rights in the Fourth Industrial Revolution and Game regulation (2014) looking at unfair competition law and innovations in game industry.

정종구는 연세대 로스쿨을 졸업하고 서울법대 박사과정에서 지적재산권과 신기술규제를 연구하고 있습니다. 이 분야에 대하여 10여 편의 논문과 단행본을 저술하여 왔고, 다양한 연구프로젝트에 참여하였습니다. 대표적인 논문은 저작권법을 다룬 블록체인 활용방안에 대한 규범적 고찰(2018)과 부정경쟁방지법을 다룬 4차 산업혁명 시대의 지적재산권(2017), 게임산업 규제를 다룬 게임산업의 규제와 혁신(2014)입니다.

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