Consequências da utilização de nomenclatura dúbia em contrato de transferência de marca

by | Aug 1, 2018

Fasa Fornecedora de Autopeças Ltda. – FASA –  firmou, em 2006, com a  WGS Distribuidora de Autopeças – WGS – contrato denominado de “instrumento particular de compromisso de compra e venda, cessão de direito de uso de marca e outras avenças”, cujo objeto era a aquisição do fundo de comércio da FASA  pela WGS, com respectiva cessão do registro da marca “FAS@“, proc. n.819.566.284.

O contrato foi anotado pelo INPI como transferência em 2007, com a observação de que constatou que a empresa FASA tinha encerrado suas atividades e não mais existia.  Tal anotação não foi contestada em sede administrativa. Ainda, no momento da prorrogação do registro da marca “FAS@“, este foi renovado constando como titular a empresa WGS.

Ocorre que, em 2010, a FASA apresentou interpelação judicial contra a WGS.

Ao ser notificado de tal interpelação, o INPI reexaminou o contrato e entendeu que o termo “cessão de direito de uso” não demonstraria o intuito de transferência da marca, mas sim que este referia-se à licença de uso da marca, uma vez que não constava no instrumento os termos “transferência” ou “alienação”. Por essa razão, o INPI, por ato de autotutela, reverteu a anotação da transferência, devolvendo a titularidade da marca “FAS@“ para a empresa FASA.

Em razão de tal decisão do INPI, a WGS, perante a Justiça Federal do Paraná, sob o número de processo 5023614-29.2012.4.04.7000, propôs contra a FASA e o INPI ação declaratória de nulidade do ato do INPI que desconsiderou a transferência e devolveu a titularidade da marca para a empresa FASA.

Em primeira instância a WGS perdeu a ação, visto que o juízo, assim como o INPI,  entendeu que o contrato por ser identificado como “cessão de utilização de uso de marca” era dúbio e não refletiria a vontade da FASA em transferir para a WGS a marca. Entendeu a sentença que se tratava de uma licença de uso exclusivo por tempo indefinido. Tal entendimento se firmou mesmo tendo o juízo reconhecido que estava expressa no contrato a intenção da transferência do seu fundo de comércio, que ficou restado provada a extinção da empresa FASA, que existiam outras provas testemunhais no sentido de uma transferência e que valor do contrato estaria em desacordo para um contrato de licença.

A decisão foi revertida em segunda instância pelo julgamento da apelação cível n. 5041495-82.2013.4.04.7000/PR, interposto pela WGS. Em sede de apelação, a Quarta Turma do TRF 4 entendeu pela reversão da decisão do juízo aquo e consequente reconhecimento da natureza do contrato como contrato de transferência, dando ganho de causa para a empresa WGS.

A Turma levou em conta todas as demais evidências que compunham o contexto negocial, incluindo o fato da entrega pela FASA à WGS do original do certificado de registro da marca “FAS@“ e toda documentação original relativa ao processo administrativo junto ao INPI. Conduta que, para a Quarta Turma, foi consentânea com o propósito de transmitir a titularidade da marca.

Assim, apesar de reconhecer ser dúbio o significado da expressão ‘cessão de direito de uso de marca’ empregado no instrumento contratual – uma vez que combina dois institutos jurídicos distintos: cessão de marca, que implica a transferência de sua titularidade, e licença de uso, que envolve uma autorização precária para usá-la -,  a Quarta Turma entendeu que o contrato tem a natureza de transferência de direitos. Para a referida Turma, a leitura atenta do teor das cláusulas pactuadas no contrato denota que a intenção das partes é a transferência em definitivo da titularidade da marca negociada. A mencionada interpretação foi calcada nas diretrizes estabelecidas pelos artigos 112 (‘Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem’) e 113 (‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração’), ambos do Código Civil, e pelo contexto negocial, como já mencionado.

A apelação cível pode ser localizada no site da Darts-IP pela referência: br-TRF4-5041495-82.2013.4.04.7000_20170927

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