La consideracion de los Adwords en Latinoamerica

by | Aug 28, 2018

En  líneas  generales  el funcionamiento  del sistema de publicidad  en internet por referenciación   consiste en que la empresa que   gestiona el motor de búsqueda facilita   que los internautas accedan de manera libre   y gratuita al motor de búsqueda mediante la  introducción de una palabra clave por la que el usuario  obtiene unos resultados que se denominan “naturales”, que han  sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose  en la relación de tales términos con la palabra clave. Al mismo   tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que   en el caso de Google, se denomina adwords ), que permite mostrar, tras  la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios   publicitarios.

Estos  anuncios  aparecen en  la pantalla y  suelen consistir  en un breve mensaje  comercial y un enlace  a la página web del anunciante  ( advertising link ). El problema  es que algunas de tales palabras clave   pueden ser idénticas a marcas registradas,   o incluso a marcas notorias o renombradas.       Esta cuestión ha sido abordada por diversas sentencias   del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abordaremos   de forma resumida, como antecedente lógico de lo que expondremos   al analizar más adelante la jurisprudencia latinoamericana desde una  perspectiva de derecho comparado.

Tomando  como base  las Sentencias  del TJUE de 23  de marzo de 2010  (casos acumulados C-­‐ 236/08  -­‐Google France vs. Louis Vuitton-­‐,  C-­‐237/08 -­‐Google France vs. Viaticum-­‐  y C-­‐238/08 -­‐ Google France vs. Centre national  de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011  (C-­‐ 324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG); y   22 de septiembre de 2011 (C-­‐323/09, Interflora Inc. vs.  Marks & Spencer plc), podemos afirmar que la regla general sería  que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye  una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular.  

Así  se establece  como premisa fundamental  en el apartado 49 de la  primera de las sentencias indicadas,  al decir:

«De  conformidad  con el art.  5, apartado 1,  letra a), de la  Directiva 89/104 o,  si se trata de una  marca comunitaria, con el  art. 9, apartado 1, letra a),  del Reglamento núm. 40/94 , el titular  de la marca está facultado para prohibir   a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento,   de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso   se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios  idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe  o pueda menoscabar las funciones de la marca».

No   obstante,   dado que el   derecho de exclusiva   no es absoluto, tal uso   únicamente será considerado infracción  de marca cuando el uso de la marca ajena  se haga a título de marca, es decir con el  fin de identificar un determinado producto o servicio.    

Es   decir,   se pueden   utilizar marca   registradas como  palabras clave para   mostrar enlaces patrocinados  siempre y cuando dicho uso no  menoscabe ni la función indicadora  del origen de la marca, ni su función  económica, y que resulte claro para un usuario  medio de internet que los productos o servicios  publicitados no proceden del titular de la marca o  de una empresa económicamente vinculada; y de no   ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden   productos de una determinada marca a través de una página web  distinta a la “oficial”.

De   igual   manera,  el titular   de una marca   de renombre está   facultado para prohibir   que un competidor haga publicidad  a partir de una palabra clave correspondiente  a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó  en el marco de un servicio de referenciación en Internet   sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese   modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo  o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba   su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación). En particular, una  publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la  marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose  en un término genérico.

En   cambio,   el titular   de una marca   de renombre no  está facultado para   prohibir, concretamente,   publicidad mostrada por sus   competidores a partir de palabras   clave correspondientes a dicha marca y  que proponga una alternativa frente a los  productos o a los servicios del titular de  ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos  o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar  una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás  las funciones de la mencionada marca de renombre.

En  la República  Argentina, la Cámara  de Apelaciones ha emitido  diversas resoluciones sobre el   asunto, y en concreto se han   dado casos de medidas cautelares  relacionadas con el uso indebido de   marcas como adwords por parte de un  competidor del titular de la marca registrada.        En su sentencia ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. vs. OPEN DISCOVERY  S.A. s/ medidas cautelares, el referido Tribunal dispuso “que  Open Discovery cesara de inmediato en el uso de las marcas “Veraz”  y “Organización Veraz” (reg. n° 1.753.696 y 2.019.886), propiedad de la  actora, en la publicidad que se realizaba en Internet, a través del buscador  Google, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en la acción principal.   

En   México   el Instituto   Mexicano de la   Propiedad Industrial   es el órgano competente   para resolver los procedimientos  administrativos de infracción. En su  Tesis VII-­‐P-­‐SS-­‐20, el Tribunal Federal  de Justicia Administrativa consideró que “(…)  La persona que sin el consentimiento del titular  de una marca registrada, incorpore dicho signo en un  dominio en la Internet y obtenga el registro de la   página web correspondiente, además de actuar contrariamente   a los usos honestos en materia industrial o comercial, ya que  su proceder tuvo como propósito confundir a los usuarios de la Internet,  dicha conducta también constituye una competencia desleal (…)”. Conforme  a esta tesis el uso indebido en Internet de una marca, mediante su registro como   nombre de dominio, ya es considerado un acto de competencia desleal, por lo que en esta   misma línea, el uso de la marca de un competidor como adwords, sería un acto  de competencia desleal?

Desde   una perspectiva   de derecho comparado,   la normativa sobre marcas   y la normativa sobre competencia  desleal cumplen funciones diferentes.   Mientras que la primera protege un derecho   subjetivo sobre un bien Inmaterial, un derecho   de exclusiva generador de un ius prohibendi en su  titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del  mercado, de modo que la competencia se realice por méritos  o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas  desleales.

En  la Comunidad  Andina, la Decisión  486 plantea similares  problemáticas que las que  resultan del Derecho Europeo   en lo que respecta a la infracción   de una marca por su uso como adwords  por parte de un competidor. En su decisión no  2908-­‐2017/TPI-­‐INDECOPI de fecha 23 de octubre  de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual  del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad  Intelectual del INDECOPI rechazó una apelación de la parte actora  contra una resolución que denegaba la adopción de medidas cautelares frente  a un uso supuestamente infractor de adwords por parte de un tercero.   Así se establece en sus fundamentos de derecho al decir:     

De  la revisión  conjunta de los  medios probatorios  presentados por el denunciante,  se advierte que, si bien al ingresar  la denominación LATAM en el buscador de  Google se aprecian anuncios pagados que remiten  a diversas paginas web, !o cual permite inferir que  existe una actividad lucrativa consistente en la comercialización  de la denominación LATAM como adword, no es posible concluir en este  estado que se haya acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del posible  daño, ni tampoco que exista la necesidad de actuar a fin de garantizar la eficacia  de !a resolución que ponga fin al procedimiento; debiéndose, por tanto, realizar en su  momento un análisis exhaustivo, tomando en cuenta todos los argumentos de las partes,   ello a fin de determinar si el uso y comercialización de la denominación LATAM como adword por  parte de las denunciadas vulnera los derechos de la denunciante.

A modo de conclusión, consideramos que no deja de producirse un error relativo al origen de los productos o servicios cuando el enlace patrocinado por el competidor puede dar lugar a que parte del público crea que el competidor forma parte de la red comercial del titular de la marca cuando no es así. Como consecuencia de esto, el titular de la marca debe poder contar con el derecho a prohibir el uso de la palabra clave en la publicidad por parte del tercero en cuestión, no solo por el daño causado a las leales prácticas en materia comercial y mercantil, sino también por el riesgo de confusión que causa dicha actuación con el consiguiente perjuicio para el consumidor.

Sobre el Autor

Franco de Barba es Director Legal para Darts-Latinoamerica. Franco, además de licienciado en Derecho de la Universidad de Grenoble( Francia),  es agente de patentes y marcas en España, donde además es socio fundador de Merx IP. Franco cuenta con un master (LLM) del IE ( España), y otro de Propiedad Intelectual e Industrial ( LLM) de la universidad de Alicante (Magister Lucentinus)( España). Ponente en conferencias, y colaborador frecuente  en numerosas publicaciones, y foros de PI,  Franco aporta a los temas una mirada práctica, muy valorada, desde un profundo conocimiento del marco jurídico  de las diferentes jurisdicciones que maneja.

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