Apelação Cível. 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região/Processo n° 0802461-54.2011.4.02.5101/Data do Julgamento: 14/08/2017

Aug, 2017 | Blog, Case Comment |

Ação Declaratória de Nulidade da PI0003364-2, referente ao medicamento CRESTOR.

Voto vencedor: Anulou a PI 0003364-2 por ausência de atividade inventiva.

A referida Turma proferiu voto vencedor no sentido de acolher integralmente a decisão de primeira instância e declarar a nulidade da PI 0003364-2, de titularidade da empresa Astrazeneca AB, referente ao medicamento CRESTOR, por falta de atividade inventiva, com base nas anterioridades PT547000E e WO9723200, considerando a patente invenção meramente incremental.

O voto vencedor não acolheu o laudo técnico pericial que entendeu ser a patente dotada de atividade inventiva. A Turma embasou a sua não vinculação ao resultado da perícia no artigo 479 do CPC, o qual dispõe que o Juízo não está vinculado ao laudo pericial, podendo ou não considera-lo na decisão, desde que indique suas razões. O Colegiado seguiu o entendimento proferido na decisão de primeira instância, proferida pela Juíza Márcia Maria Barros Nunes. Esta, por sua vez, fundamentou sua sentença no resultado de um teste para a aferição de atividade inventiva, denominado de “Teste de Motivação Criativa – TMC”. O referido teste foi criado e aplicado no presente caso pela mencionada Juíza. Conforme reconheceu a 2ª Turma, o TMC não se vale de conceitos técnicos ou científicos para avaliar a obviedade de uma patente, ele utiliza conceitos jurídicos como critérios de aferição. Tais critérios foram formulados pela MM Juíza como base em artigos da Lei 9279/96 – LPI, em disposições das Diretrizes de Patentes do INPI e em elementos metodológicos de outros testes de mesma natureza aplicados pelos escritórios de patentes americano e europeu.  Assim, a Turma entendeu que a MM Juíza, ao aplicar o teste e embasar sua decisão neste, não arrogou-se o papel de técnico no assunto, respeitando a competência pericial.

Cumpre ressaltar que tanto o INPI, quanto o Ministério Público acompanharam o entendimento da 2ª Turma e também se posicionaram a favor da nulidade da patente por falta de atividade inventiva.

A decisão de primeira instância esclareceu que “o teste de obviedade deve ser previamente definido e sindicável, oferecendo um método de apuração objetivo e criterioso, de modo a dar efetividade ao princípio da segurança jurídica na análise do requisito de atividade inventiva”. Aduz, ainda, a decisão que o teste “tem por finalidade determinar se um técnico no assunto seria motivado por sugestão, ensinamento explícito ou implícito do estado da arte a encontrar a solução técnica reivindicada, ou se sua criação decorreria de verdadeira inventividade.”

Conforme também descrito na decisão, o TCM consiste nas seguintes etapas:

1) Determinação do problema e da solução técnica reivindicada;

2) Definição do estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto;

3) Determinação das anterioridades relevantes: verificar as semelhanças e as diferenças entre a solução técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam relevantes à análise;

4) Exame da motivação criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte;

4.1) Subsidiariamente, verificar indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, tais como: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.

4.2) Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo: a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.”

A pós a aplicação do teste acima na avaliação da obviedade da PI0003364-2, a conclusão da sentença foi de que “a solução técnica reivindicada na patente anulanda (PI 0003364-2) expressa uma solução óbvia de ser tentada, com razoável expectativa de sucesso.” Concluiu ainda a decisão que “o emprego de estatinas para o controle de triglicerídeos e colesterol, incluída a rosuvastatina, pertence ao domínio público, de modo que as patentes que versam sobre esta matéria consistem em invenções meramente incrementais.

Observa-se que a decisão por maioria da 2ª Turma do TRF2, ao acolher a sentença da primeira instância em sua integralidade, chama a atenção por assimilar e validar teste inovador na área, voltado às regras e necessidades do direito pátrio, o qual propicia a possibilidade de auferir juridicamente a obviedade de uma patente. Ao lado das avaliações técnicas, o TCM apresenta-se como mais um instrumento para auxiliar no exame judicial para verificação de existência de atividade inventiva patentária.  

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