Patent infringement through reading glasses.

[특허] 미국의 간접침해와 한국의 침해로 보는 행위의 차이점

September 5, 2019 / Blog, Case Comment, Korean

[특허] 미국의 간접침해와 한국의 침해로 보는 행위의 차이점

Life Technologies Corp. v. Promega Corp.(2017)와 대법원2017다290095에 적용된 법리를 중심으로

 

 

한국과 미국의 특허법은 일정한 행위가 직접침해가 아님에도 침해로 간주한다. 한국의 침해로 보는 행위와 미국의 indirect infringement이다. 이들은 목적이 특허권자의 권리를 실질적으로 보호하는 데에 있다는 점에서 공통점이 있으나 동일하다고 보기에는 모습이 너무 다르다.

 

한국의 침해로 보는 행위에 대한 규정은 1973년 특허법 전면개정을 통해 도입되었다. 그 도입취지는 “특허제도의 국제화 추세에 부응하고 발명자 및 권리자의 권익보호를 강화하기 위한 것”이다. 규정에 따르면 침해로 보는 행위가 성립하기 위해서는 (1) 침해대상물이 특허발명 실시에 사용될것(공용성), (2) 침해대상물이 특허발명 실시에 전용될것(전용성), (3)침해대상물이 업으로서 생산 양도 대여 수입 청약할 것이 요구된다.

 


 

[특허법 제127조(침해로 보는 행위)] 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

  1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
  2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

간접침해에 대한 한국의 최신판례는 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095입니다. 피고가 방법발명인 이 사건 특허발명의 통상실시권자로부터 의뢰를 받아 그 통상실시권자에게 이 사건 특허발명의 전용품인 마찰교반용접기를 제작․납품한 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해하는 것으로 볼 수 없다고 판시하였습니다.

Source : Darts-ip (darts-363-146-G-ko)


 

침해로 보이는 행위는 미국의 간접침해 정의에 부합하지 않으며 요건에 있어서도 상당한 차이가 있다. 간접침해는 제3자 행위에 의한 침해이므로 그 성립요건에서 객관적으로 직접침해가 존재할것, 주관적으로 행위자의 고의과실이 있을 것을 요구한다. 반면 침해로 보는 행위는 객관적으로 볼 때 제3자의 행위에 의할 것을 요구하지 않으며, 주관적 요건을 요구하지 않는다. 따라서 침해로 보는 행위와 간접침해는 동일하지 않을 수 있다.

 


 

[us patent law 271(f)(1)] Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

 

간접침해에 대한 미국의 최신판례는 연방대법원의 Life Technologies Corp. v. Promega Corp (2017)입니다. 특허법 제271조 (f)(1)의 ‘주요한 부분’은 ‘양’을 의미하는 것이고, 하나의 구성물은 구성물의 주요한 부분에 해당하지 않는다고 판시하였습니다.

Source : Darts-ip (2014-1538darts-777-000-D-en)


 

만약 침해로 보는 행위를 간접침해와 동일하게 본다면, (1) 미국 간접침해에 비해 행위자가 책임을 부담해야 하는 범위가 지나치게 넓어진다. (2) 그럼에도 침해유형은 적어 특허권자가 실질적으로 보호될 수 있을지는 의문이다. (3) 한국 저작권법의 간접침해와 모습이 상이하여 혼선이 생길 수 있다. 따라서 침해로 보는 행위를 간접침해와 같다고 보기는 어려우며, 직접침해가 확장된 모습으로 특허권 효력확장으로 봄이 상당하다.

 

Author : 정종구

정종구 변호사는 연세대 로스쿨을 졸업하고 서울법대 박사과정에서 지적재산권과 신기술규제를 연구하고 있습니다. 이 분야에 대하여 10여 편의 논문과 단행본을 저술하여 왔고, 다양한 연구프로젝트에 참여하였습니다. 대표적인 논문은 저작권법을 다룬 블록체인 활용방안에 대한 규범적 고찰(2018)과 부정경쟁방지법을 다룬 4차 산업혁명 시대의 지적재산권(2017), 게임산업 규제를 다룬 게임산업의 규제와 혁신(2014)입니다.

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